Propuesta de reforma del sistema de marcas

17.04.2013

La Comisión Europea ha presentado recientemente una propuesta de reforma del sistema de marcas. En su “MEMO” del 27 de marzo, la comisión europea afirma que la reforma propuesta hará “los sistemas de registro de marcas de la UE más accesibles y eficientes para los negocios en términos de menores costes y complejidad, mayor velocidad, más predicción y seguridad legal”.

Las medidas propuestas no tienen como objetivo la creación de un nuevo sistema, sino modernizar la regulación existente para adaptarse mejor a los cambios en el ámbito del negocio.

La propuesta contiene enmiendas respecto de tres normas jurídicas:

- Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (“Directiva”);

- Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria (“Reglamento”); y

- Reglamento (CE) nº 2869/95 de la Comisión relativo a las Tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (“Reglamento de Tasas”).

 

Revisión del Reglamento

Los objetivos que plantea la reforma así como los cambios propuestos  beneficiarán a los titulares de derechos de PI aunque el alcance de la propuesta tendrá que ser estudiada con mayor detalle. Algunas de las modificaciones están influenciadas por prácticas jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Uno de los cambios anticipados es una regulación más estricta contra la falsificación. Debido a las críticas del caso Philips/Nokia (casos adjuntos C-446/09 y C-495/09) relativo a los bienes en tránsito y a la creciente necesidad de luchar contra la falsificación de bienes, los titulares de marcas podrán evitar que terceras partes traigan dichos bienes al territorio fronterizo de la UE, con independencia de su liberación para la libre circulación (lo que significa que la ficción legal consistente en que los bienes en tránsito no entran en territorio de la UE, ya no se aplicará a la Ley de marcas). La propuesta, por tanto, se aparta de la actual situación legal, confirmada por el Tribunal de Justicia Europeo, invalidando la carga de la prueba y fortaleciendo la posición de los titulares de los derechos.

Los cambios reflejados en la jurisprudencia incluyen el reemplazo de la necesidad de “representación gráfica” por criterios más flexibles, permitiendo que otras marcas no convencionales (p.ej. marcas sonoras) puedan ser registradas. Según la Comisión Europea, el objetivo es permitir que la marca se represente por otros medios tecnológicos que ofrezcan garantías satisfactorias, siempre que continúen cumpliendo el criterio establecido en el caso Sieckmann (C-273/00). Por otro lado, la amplia redacción de la disposición propuesta parece poder exceder el caso Sieckmann e implica que se puedan esperar solicitudes para marcas no convencionales que intentarán forzar los actuales límites de lo que puede ser registrado.

En referencia a las especificaciones de marcas de bienes y servicios, la propuesta sigue los veredictos del caso IP Translator (C-307/10). Por tanto, el uso de términos generales, incluso los títulos de las clases en la clasificación de Niza, se interpretará incluyendo todos los bienes o servicios claramente cubiertos por el significado literal de la indicación o término. Influenciada por la decisión del caso Céline (C-17/06), la propuesta afirma que si un nombre comercial o parte de él usa la marca protegida, se considerará infracción de marca, siempre que se cumplan los requisitos de uso para bienes y servicios.

Otros cambios incluyen, por ejemplo, la clarificación de las cláusulas relacionadas con las indicaciones geográficas y la garantía de protección de términos tradicionales para el vino, especialidades tradicionales y derechos de obtenciones vegetales, añadiéndolos como otros motivos de denegación absolutos. Los idiomas no comunitarios serán tenidos en cuenta y no se registrará la marca si después de ser traducida a un idioma comunitario, su registro hubiera sido rechazado por motivos absolutos. Además la propuesta añade la mala fe como motivo de negación relativo del registro, limitado sólo en el caso de que la marca aplicada con mala fe pueda ser confundida con una marca anterior protegida fuera de la UE. Dado que la mala fe ya estará invocada en procedimientos de oposición, OHIM probablemente necesitará establecer cómo los examinadores definirán y valorarán la mala fe.

Las disposiciones que tienen como objetivo la restructuración del procedimiento incluyen, inter alia, la propuesta de que las solicitudes de registro de marca comunitaria dejen de tramitarse a través de las  oficinas nacionales. Las búsquedas, tanto nacionales como comunitarias, serán derogadas debido a la falta de interés de los solicitantes de marcas en ellas, en tanto en cuanto éstos tienen un acceso mejor, más barato y rápido por cauces telemáticos. El periodo para las observaciones de terceros se prolongará desde el momento en que éstos tengan conocimiento de la solicitud (por ej. a través de la base de datos de marcas “CTM online”) hasta la finalización del periodo de oposición.

La propuesta pone de relieve la actual falta de base legal para la cooperación obligatoria entre la Oficina y las oficinas nacionales, con el objeto de fomentar una estrategia más homogénea en la aplicación de la ley de marcas. La OAMI pasará a llamarse Agencia de marcas y diseños de la UE, y la Marca Comunitaria pasará a denominarse marca europea.

Cambio de la Directiva

La reforma también se centra en señalar las actuales incongruencias entre el Reglamento y la Directiva. La armonización representada por el cambio de la Directiva se alcanza de dos maneras: primero, otorgando carácter imperativo a numerosas cláusulas de la Directiva que actualmente son dispositivas, y segundo, incluyendo la ley ausente desde el Reglamento.

En primer lugar, muchas de las cláusulas dispositivas pasarán a ser obligatorias a nivel nacional. Ello supondrá que muchas reputadas marcas nacionales disfrutarán del mismo nivel de protección en todos los Estados miembros que las marcas comunitarias. Las disposiciones relativas a la nulidad de las solicitudes por mala fe en procesos de caducidad también serán obligatorias. Por otra parte, el análisis ex-oficio se limitará sólo a motivos absolutos. La nueva propuesta legislativa ya no da opción a las oficinas nacionales a llevar a cabo el examen, de oficio, de motivos relativos, argumentando que crea muchas barreras innecesarias para el registro de marcas  e incertidumbre legal, así como su ineficiencia.

Como segundo paso, la nueva norma sustantiva incluida desde el Reglamento, comprenderá disposiciones en cuanto a la asignación y cesión, licencia, derechos reales, ejecución forzosa y procedimientos de insolencia. Otra importante cláusula de la armonización permitirá aumentar la defensa de la ausencia de uso efectivo, no solo en la caducidad sino también en los procedimientos de oposición. Además, el procedimiento para la revocación o la declaración de nulidad, deberá ser establecido obligatoriamente en las oficinas nacionales como un proceso administrativo para evitar el retraso y mayores costes judiciales. Los cambios anteriormente mencionados en el Reglamento, como las cláusulas contra falsificación o la eliminación de la necesidad de representación gráfica, también serán reflejados en la Directiva.

Revisión del Reglamento de Tasas

Muchos ajustes serán introducidos en relación a las tasas. La aplicación de tasas será  inmediata en cuanto se inicie el trámite, y el periodo de un mes será derogado. El principio de “one-class-per-fee” se aplicará tanto para las solicitudes de marca comunitaria como para las de marca nacional, permitiendo a los interesados solicitar la protección de marca en concordancia con las necesidades de su negocio, y pagando una tarifa menor al seleccionar sólo una clase de producto.

Proporcionalmente, las tasas de renovación también se verán reducidas.  Esta medida pretende disminuir las reinvidicaciones amplias respecto de las clases de bienes y servicios que el titular de la marca no usa, y ello con el fin de descongestionar el Registro. Por otro lado, aunque el cambio propuesto seguramente mejorará el sistema, la disminución de las tasas de solicitud y renovación puede que hagan la marca comunitaria incluso más atractiva y disminuya el (ya bajo) número de solicitudes nacionales.

Se espera que la Directiva y Reglamento propuestos sean adoptados por el Parlamento Europeo y el Consejo en primavera de 2014. En referencia a la Directiva, los Estados miembros tendrán entonces un periodo de dos años para incluir los cambios en sus legislaciones nacionales. El Reglamento de Tasas probablemente tendrá efectos a finales de este año tras su adopción por la Comisión Europea, previa aprobación por el Comité de tasas de la OAMI.

 

Escrito por Zuzana Peniaskova

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Imagen de Sébastien Bertrand bajo licencia creative commons CC-BY 2.0

 


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