El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales (The High Court of England and Wales) ordenó a la mercantil Marks & Spencer el 21 de mayo de 2013 pagar a Interflora una indemnización por daños y perjuicios en el caso AdWords. Este litigio, en curso desde 2008, ha marcado un nuevo capítulo en materia de AdWords y marcas comerciales.
El tribunal sostuvo que “los anuncios de M&E objeto de la reclamación de Interflora, no permitieron a un usuario medio ideal de internet determinar si los servicios referidos por los anuncios fueron oroginados por M&S o Interflora... Al contrario, a partir de mayo de 2008 una parte de los consumidores que buscaron “interflora” (y otros signos) y que clickaron en los anuncios dispuestos por M&S en respuesta a la busqueda de esos términos, fueron inducidos a creer incorrectamente que el servicio de entrega de flores de M&S era parte de la red de Interflora.
Esta es la razón principal por la que el tribunal estimó la demanda de Interflora contra Marks and Spencer por cuanto esta compañía usó la marca ‘Interflora’ como un anuncio por palabras de Google para hacer publicidad de su marca M&S Flores y Regalos (M&S Flowers & Gifts) incurriendo en una infracción sobre marcas. En conclusión, Marks and Spencer no puede ofertarse bajo el término registrado ‘Interflora’ en el programa de Google AdWords.
Aunque este tema es muy actual, no se trata de algo novedoso. Por el contrario, las controversias comenzaron años atrás involucrando a marcas muy conocidas como TEFAL, ACTIFRYER, BMW o Verimark, por citar algunas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre esta materia, reiterando en uno de los asuntos más recientes, Interflora v Marks &Spencer (Case C-323/09), resuelto el 22 de septiembre de 2011, que no se puede hablar de infracción de la marca en el caso de que “el anuncio pop-up deje bien claro a ojos de un usuario medio de Internet que no existe conexión entre el producto que se está anunciando y el titular real de la marca”. En otras palabras, el anuncio no debe dar lugar a engaño.
Esta decisión del TJUE se basa en la doctrina del “consumidor medio”. Esto significa que un consumidor que busca en Internet un producto o una marca específica debe saber que el motor de búsqueda incluirá referencias de productos de la competencia sin suponer esto un riesgo de confusión para el consumidor. Así, siempre y cuando el Adword no provoque confusión, no hay motivos para considerar una posible infracción de la marca o un acto de competencia desleal.
La doctrina del ‘consumidor medio’ referida en la sentencia del TJUE, sin embargo, no es seguida de forma uniforme en otros ámbitos geográficos. Un ejemplo de ello es el reconocimiento de la ‘teoría de la confusión inicial de intereses’ reconocida por el Tribunal de Apelación de Estados Unidos en el caso Australian Gold Inc. v. Hatfield de 7 de bebrero de 2006 (436 F.3d 1228 (10th Cir. 2006), estableciendo que existe una confusión inicial de intereses en el caso de que “un consumidor busque un producto de una marca en particular y en su lugar es atraído por un producto de la competencia, por el uso de la misma o similar nomenclatura de la marca”.
En este contexto, Google ha anunciado una actualización en su política de AdWords para marcas que refuerza las normas de uso de terceras marcas registradas como palabras clave en sus campañas. Con esta actualización, a partir de ahora Google tiene una política global que permite a los anunciantes ofertarse en “google-legal-law-featured competitor third-party trademark keywords”. En la actualización se afirma que desde abril de 2013 el uso de las palabras claves que estaba limitado como resultado de la investigación de la marca, ya no está restringido en China, Hong Kong, Macao, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Brasil. Aunque no se pueda impedir el uso de las marcas como las palabras claves en las regiones afectadas, los titulares de las marcas todavía podrán quejarse sobre el uso de su marca en AdWords.
Se trata de una cuestión irresuelta con diferentes posibilidades de interpretación y hasta que no tengamos una regulación clara, será posible comprar como AdWord la marca de otra compañía sin infringir dicha marca en Europa, de acuerdo con el TJUE, pero sí posiblemente en otros países. Por eso, se seguirá litigando en cuestiones de AdWords v Marcas comerciales.
Escrito por Antonio Torres
Fuente: http://searchengineland.com/google-streamline-adwords-rules-on-using-trademark-keywords-152907
http://www.bna.com/competitors-mark-google-n17179875388/
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fef80e7d-3344-4d63-b360-28e7ef360180
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