University of Alicante Intellectual Property & Information Technology

TJUE considera que el alcance de la protección de las marcas existentes no se ve afectado por "IP Translator"

10.11.2017

El pasado 11 de octubre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó en su sentencia en el asunto C-501/15 P que si existe una similitud semántica entre los elementos verbales y figurativos de una marca, la marca puede considerarse genuinamente usado, incluso cuando los elementos verbales están completamente ausentes. Lo que es más importante, esta sentencia confirma que las sentencias Praktiker y IP Translator, que cambiaron fundamentalmente el enfoque del alcance de protección de las MUE, no tienen efecto retroactivo.

El caso se remonta a 2002, cuando Cactus SA se opuso a dos solicitudes de EUTM presentadas para "CACTUS OF PEACE" y "CACTUS DE LA PAZ", sobre la base de sus primeras palabras y marcas figurativas para CACTUS, registradas en 2001. Estas marcas cubrían el título de la clase 35 para servicios, a saber, "publicidad, gestión comercial, administración comercial, funciones de oficina ...". La pregunta clave en este asunto era si las primeras marcas de "Cactus" en realidad cubrían los "servicios de comercio al por menor" en la clase 35.

La División de Oposición consideró que las pruebas proporcionadas habían demostrado el uso efectivo de las marcas anteriores para, entre otros servicios, "la venta al por menor de plantas y flores naturales, granos; frutas y hortalizas frescas" de la clase 35. Sin embargo, la Sala de Recurso confirmó el recurso y desestimó la oposición a la luz del hecho de que, en su opinión, la oponente no presentó pruebas suficientes para demostrar el uso efectivo de las marcas anteriores con respecto a de "venta al por menor de plantas y flores naturales, granos; frutas y verduras frescas".

El TJUE confirmó las conclusiones del Tribunal General según las cuales el uso del elemento figurativo del cactus constituía un uso genuino de la marca figurativa a la luz del hecho de que ambos signos transmiten el mismo contenido semántico y que la limitación derivada del Praktiker anterior (C-418 / 02) y las sentencias de IP Translator (C-307/10) no se aplicaron ni pudieron modificar el alcance de la protección de las marcas anteriores de Cactus SA.

La sentencia Praktiker en 2005 estableció que los solicitantes que reclaman "servicios de comercio al por menor" deben especificar los productos a los que se refieren dichos servicios. Después de dicha sentencia, la EUIPO cambió su práctica y comenzó a objetar las aplicaciones que enumeraban "servicios de comercio al por menor". La sentencia de IP Translator en 2012 estableció que un título de clase ha de interpretarse como que cubre los bienes o servicios incluidos en la lista alfabética de esa clase, siempre que los términos individuales en el título de clase sean suficientemente "claros y precisos" y que la solicitud refleje la intención del solicitante de cubrir todos los productos o servicios incluidos en esa lista alfabética.

Como consecuencia de esta sentencia, las prácticas de la EUIPO, el Reglamento sobre la marca comunitaria y la Directiva sobre marcas introdujeron cambios sustanciales en la futura práctica de clasificación según la cual el título de clase abarca únicamente los productos y servicios que entran dentro del significado literal de dicha clase. El efecto retroactivo de las sentencias permaneció, sin embargo, poco claro.

Este juicio es de gran interés para los profesionales, ya que sirve como un recordatorio de que los derechos de los titulares de marcas comerciales no pueden reducirse de forma retroactiva.

 

Ver texto complete de la decisión de CACTUS aqui: Asunto C‑501/15 P. Tribunal General de la Unión Europea. EUIPO vs. CACTUS S.A.

Ver texto complete de la decisión de PRAKTIKER aqui: Asunto C‑418/02. Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala segunda). PRAKTIKER BAU-UND HEIMWERKERMÄRKTE AG

Ver texto complete de la decisión de IP TRANSLATOR aqui: Asunto C‑307/10. Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala). CHARTERED INSTITUTE OF PATENT ATTORNEYS vs. REGISTRAR OF TRADE MARKS

Fuente:https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=096ac4aa-ebb3-4a89-bd45-d96fa5e0c9dd


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