Lerdys Saray Heredia Sánchez
Profesora Asociada
Área de Derecho Internacional Privado
Universidad de Alicante
El desarrollo de la Sociedad de la Información y la Comunicación ha generado una serie de cambios económicos y sociales tan espectaculares para el desarrollo del comercio que los mercados se han ampliado y especializado de tal forma que cada vez se individualizan, con mayor precisión, las ofertas y demandas de productos y servicios que circulan por Internet.
La actividad concurrencial trasladada a la red y su impacto global han planteado al Derecho una serie de retos en el ámbito de la propiedad industrial dirigidos a asegurar, por un lado, la explotación pacífica de los “derechos exclusivos” que ostentan los titulares de derechos industriales (signos distintivos, patentes, diseños, etc) y, por otro, a reprimir, mediante procedimientos jurídicos ágiles, a los autores de los actos lesivos que se “esconden” en la red.
Para cumplir con estos objetivos, tanto el Derecho como la práctica del mercado se asientan en un sistema de protección territorial diseñado para proteger a los titulares de los derechos de propiedad sobre bienes intangibles, arraigado desde el siglo XIX en los ordenamientos jurídicos que choca frontalmente con la naturaleza internacional del uso de estos “bienes especiales” por parte de las empresas en Internet.
Son los signos distintivos, frente al resto de las modalidades de la propiedad industrial, los que sufren la mayor parte de los ataques que lesionan los derechos de sus titulares debido a su uso continuo y masivo en la publicidad, marketing y presentación de ofertas comerciales de la red.
Sentado lo que antecede, en estas líneas se analizarán, en primer lugar, las características generales sobre la protección de los derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos y su repercusión en el mercado global que representa Internet, así como los diferentes tipos de normas que pueden aparecer vinculadas al uso de un signo distintivo en la red y la posible concurrencia en su aplicación.
En segundo lugar -y tomando como referencia a las marcas dentro de los signos distintivos- se analiza la relevancia del uso obligatorio para el nacimiento, mantenimiento y defensa de los derechos como presupuesto para la identificación de los actos de infracción; se identifican los tipos de conflictos que se pueden presentar por la utilización y/o explotación de los mismos en Internet, así como la vinculación de los actos lesivos con los recursos tecnológicos de la red y, por último, una referencia obligada a los límites reconocidos por el ordenamiento jurídico a las prácticas desleales.
A continuación, se analizan los aspectos internacionales de la protección de los derechos lesionados a partir del estudio de los dos sectores del Derecho internacional privado que ofrecen en la práctica mayores dificultades: el de la Competencia Judicial Internacional y el del Derecho Aplicable.
Y, por último, se recogen una serie de consideraciones finales a modo de reflexión sobre las futuras soluciones que podremos encontrar en los ordenamientos jurídicos para hacer frente a este tipo de violaciones .
El desarrollo y multiplicación de la actividad comercial en Internet ha incidido sobre los signos distintivos en tres ámbitos fundamentales: el primero, para potenciar su valor; el segundo, para crear “nuevos” signos distintivos propios de la red; el tercero, para multiplicar los actos lesivos hacia los titulares, al proceder desde diferentes puntos geográficos en un tiempo más o menos simultáneo.
En cuanto al primero de los ámbitos señalados, el aumento del valor del signo, es cierto que Internet no ha hecho más que potenciar el valor de las marcas y demás signos distintivos para las empresas, así como del resto de los activos intangibles con los que cuentan los empresarios a fin de obtener, ampliar y conservar los espacios de mercado y la confianza de los consumidores.
La consecuencia de esta primera cuestión radica en la transformación de la estructura habitual del marketing empresarial, que no sólo ha potenciado el valor de los signos distintivos tradicionales, sino que ha propiciado la aparición de signos distintivos con vida propia para aquellas empresas cuya actividad económica se realiza solamente a través de red1, “empresas virtuales”, y cuya actividad económica se encuentra vinculada únicamente a la imagen que de ellas se ofrece en sus páginas y portales de Internet.
Sobre la segunda cuestión, la aparición de nuevos signos para la red, es necesario señalar que el desarrollo de los registros de nombres de dominio de primer nivel (tanto genéricos como geográficos) ha supuesto un replanteamiento del papel que juegan en el mercado virtual las denominaciones de las páginas web, pues en la práctica identifican sitios a modo de establecimientos virtuales y pueden generar riesgos de confusión y/o asociación en cuanto al origen empresarial de los productos y servicios que amparan.
Durante los últimos años se ha multiplicado el volumen de litigios entre titulares de marcas y titulares de registros de nombres de dominio, debido al fenómeno del pirateo y la utilización fraudulenta de denominaciones de marcas, denominaciones geográficas, nombres de empresas, corporaciones e instituciones por personas o empresas que carecen de derechos o intereses legítimos sobre los mismos2.
Del mismo modo, los nombres y apellidos de las personas, los títulos de nobleza y las denominaciones institucionales han pasado a distinguir la procedencia de las ofertas que circulan por la red con el objetivo de captar consumidores y usuarios y, de hecho, llegan a funcionar como “auténticos signos distintivos” al aparecer en las denominaciones con las que figuran registrados los nombres de dominio en Internet.
Para entender la forma en que se agrupan los signos distintivos que se utilizan en la red, podemos establecer una clasificación general entre los grupos de signos asociados a una empresa, desde el punto de vista de la afinidad que presentan con los tradicionales signos mercantiles del empresario3.
Así mediante esta clasificación se puede agrupar a los signos en dos clases:
afines a los derechos de propiedad industrial: lasmarcas ylos nombres comerciales, rótulos de establecimientos, denominaciones de origen4, marcas colectivas y de garantía, los nombres y apellidos de personas físicas, denominaciones de determinadas instituciones, los títulos nobiliarios y los nombres de dominio.
no afines: denominaciones sociales, nombres de corporaciones, denominaciones de cargos públicos o privados, determinadas creaciones protegidas por el Derecho de Propiedad Intelectual (especialmente títulos de obras y denominaciones de fantasía), apodos, etc
Cada uno de estos signos cuenta con su propia regulación, ya sea desde el Derecho de marcas, el Derecho mercantil o el administrativo. No obstante, en la medida en que su utilización tenga una finalidad concurrencial de carácter mercantil, pueden dar lugar a conflictos por competencia desleal o publicidad ilícita de la misma naturaleza que los que se generan en torno a los “signos distintivos tradicionales” de la empresa y el empresario.
El tercero de los ámbitos afectados tiene que ver con las lesiones que se producen en la red a los derechos exclusivos de los titulares de signos distintivos. Éstas nacen de distintos tipos de actos: los derivados de las acciones de competencia desleal por un lado; por otro, los relacionados con la actividad de publicidad; así como los que tienen que ver directamente con la utilización comercial por terceros de signos registrados.
A ello hay que añadir la particularidad que “tiñe” las lesiones de derechos en la red: la posibilidad de que se produzcan de forma simultánea, desde varios puntos geográficos distantes y por diferentes personas. Ello conduce a una situación compleja, donde el afectado tiene que detectar las infracciones, ubicar a los responsables, seleccionar un Tribunal donde actuar contra los autores y operar con una ley que debe, en todo caso, favorecer sus intereses y reestablecer el normal disfrute pacífico de sus derechos5.
Si bien cada uno de los signos distintivos que hemos mencionado (tanto los tradicionales como los “nuevos signos de la red”) se rigen por normas específicas, cuando su uso se produce en la actividad concurrencial6 pasan a formar un grupo común donde les resultan de aplicación las normas de derecho de marcas, competencia desleal, publicidad y tutela del derecho al honor7.
Las normas que se aplican desde el ordenamiento jurídico español pertenecen a diferentes ámbitos del sistema jurídico y crean un abanico que parte del artículo 18 de la Constitución española; le siguen la Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen; la Ley de Marcas de 2001; la Ley de Competencia Desleal de 1991; los artículos 16 y 17 de los acuerdos ADPIC de la Organización Mundial del Comercio; el Convenio de París de 1883 (art. 10 bis) y la Ley General de Publicidad de 19888.
Atendiendo a que sonnormas jurídicas diversas, es importante destacar las posibles situaciones que se pueden originar cuando se producen acciones en las que resultan de aplicación, simultáneamente, dos o más normas de forma concurrente.
Uno de estos supuestos se da cuando concurren la aplicación de la Ley de Marcas y, en su caso, los Convenios Internacionales, al mismo tiempo que la Ley de Competencia Desleal ante un acto que genere creación de riesgo de confusión o asociación; en este caso las normas tendrán una relación complementaria.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia española9 coinciden en considerar que para cada caso concreto ha de valorarse si el ámbito de aplicación de las normas y los intereses protegidos por ellas coinciden. De ser coincidentes, se aplicará la Ley de Marcas y, en caso contrario, las normas de competencia desleal. Para que sea aplicable la Ley de Marcas, será necesario acreditar la finalidad concurrencial, así como el uso efectivo del signo mercantil.
Siguiendo con las coincidencias, cuando se produzca un “eventual” conflicto entre la Ley General de Publicidad y la Ley de Competencia Desleal, se resolverá a favor de esta última aunque, por el carácter compatible de las mismas, pueden aplicarse de forma concurrente10. Del análisis de ambas normas, se entiende que son modalidades de publicidad desleal, cuya prohibición se impone en aquellos supuestos en que la publicidad se realiza a través de Internet
Ahora bien, si se trata de la concurrencia de las normas anteriores con la Ley Orgánica de Protección del Honor (coincidiendo con la opinión de Torres de Silva expresada en op. cit. supra) el perjudicado podrá optar entre la aplicación de una u otra norma. Ello tiene su fundamento en que una ley ordinaria no puede impedir la aplicación de una ley orgánica que desarrolla un derecho fundamental reconocido en la Constitución y quedará en manos del perjudicado demandar con el fundamento de su pretensión en una u otra norma, siempre que el acto acaecido haya tenido lugar en el mercado.
El uso que se hace en la red de un signo distintivo constituye el punto más importante para detectar los actos que lesionan los derechos de los legítimos titulares y, al mismo tiempo, sirve para justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para otorgar protección exclusiva a favor de quienes ostentan un registro válido de dicho signo.
En el derecho de marcas, su uso trasciende en tres ámbitos:
en el nacimiento del derecho exclusivo;
en su mantenimiento y en la defensa ante las lesiones que pudieran ocasionar los terceros al titular;
en el ejercicio de la actividad económica11.
Lo relevante, entonces, para valorar las condiciones de uso de un signo en Internet, es determinar si ese uso es suficiente para abarcar las tres dimensiones apuntadas y, por tanto, si es válido para mantener “vivo” tal derecho12.
El mantenimiento de los derechos exclusivos sobre una marca se sostiene en dos puntos fundamentales: uno, que el uso obligatorio de la marca registrada es un principio básico de protección de las marcas, tanto en España como en el sistema comunitario; y dos, que el uso de una marca notoriamente conocida y no registrada, aunque no sea usada en el mercado propio, es también motivo de protección para los titulares de esas marcas en virtud del artículo 6 bis del Convenio de París de 1883 y, por ello, las facultades del titular de la marca notoria serán las mismas que las previstas para los titulares de las marcas registradas13.
La obligación de uso que satisface su cumplimiento no se traduce en “cualquier tipo de uso”, es necesario que se produzca en el tráfico económico y a título distintivo para productos y servicios, quedando excluido de esta consideración el uso ficticio o aparente y aquel meramente testimonial14 sin una finalidad económica.
Fijadas estas cuestiones, se analiza a continuación si el uso de un signo distintivo en Internet se puede considerar relevante para el nacimiento y mantenimiento del derecho exclusivo y en caso de considerarlo en sentido positivo, cuándo se puede considerar esa utilización en la red como acto de uso en España.
El uso en el tráfico económico.
Para considerar que un signo distintivo se usa en el tráfico económico es necesario que la finalidad de uso sea económica o de negocios, bien a nombre de quien ejecuta el acto o bien a favor de una tercera persona. El empleo de una marca en un recurso de Internet (página web, grupo de discusión, email, banners publicitarios, etc) debe tener un objetivo comercial y para poder determinar ese objetivo hay que atender a la finalidad concreta de cada uno de los contenidos en los que se incluya o se haga mención del signo protegido.
En el otro lado están las situaciones en las que no es posible atribuir una finalidad económica, a pesar de que se empleen signos distintivos, tales como las páginas cuyos contenidos tienen fines caritativos o no lucrativos, o bien las que pertenecen a organismos gubernamentales e internacionales y la información que ofrecen carece de un carácter comercial15.
El uso efectivo o relevante como marca.
Este tema ha sido abordado ampliamente por el profesor Fernández Novoa en sus obras sobre Derecho de Marcas y, con carácter general, basta apuntar que es suficiente el uso efectivo o relevante cuando el titular de la marca es capaz de establecer una asociación, por cualquier medio, entre el signo y el producto o servicio que ampara16.
Ahora bien, para considerar dicho uso como “efectivo y relevante” en Internet es necesario buscar situaciones en las cuales enmarcar el empleo de una marca para justificar el cumplimiento de este requisito. Varios supuestos, de la mano de García Vidal y Fernández Novoa, nos permiten abordar esta cuestión17.
Tenemos, en primer lugar, la utilización de una marca en la red para distinguir un producto o servicio que se puede contratar, pagar y servir a través de Internet, en un típico caso de comercio electrónico directo. Aquí es clara la asociación que se produce entre el signo y el producto o servicio que ampara y sirven como ejemplo los múltiples supuestos de compra, venta y arrendamiento de productos informáticos, programas de ordenador, música, imágenes, textos, etc., que se comercializan por la red.
Otro caso que justifica el uso de la marca en el tráfico económico es el comercio electrónico indirecto. Dado que la manifestación de voluntad se produce por medios electrónicos, y aunque el producto o servicio se entrega fuera de la red, es suficientemente justificado el uso cuando la marca aparece en la web para presentar la venta o la oferta18, con independencia de que el signo vaya fijado o no sobre los productos que se reciben fuera de la red19.
Un tercer supuesto se refiere al caso en el que en Internet sólo se realiza publicidad de los productos y servicios amparados por la marca, pero sin que exista posibilidad de contratar. Esto es un uso publicitario y como tal ha de ser valorado, admitiéndose como relevante y válido para dar cumplimiento a la exigencia de uso20.
El uso en España.
Para poder asociar el uso de un signo a un territorio concreto frente al carácter global de la red, no es prudente entenderlo realizado por el sólo hecho de que las web que los contienen sean accesibles desde todos los países y territorios con conexión a Internet.
Algunos de los factores a tener en cuenta para valorar si el uso de una marca en Internet tiene efectos comerciales en el territorio de un Estado pueden ser:
las circunstancias que indiquen que el titular de la marca ha entablado relaciones comerciales en el territorio del Estado, bien porque haya contratado con clientes de esa zona, bien porque en la propia web se hacen declaraciones sobre el territorio al cual van destinadas las ofertas comerciales;
el nivel y el carácter de la actividad comercial;
las declaraciones recogidas en las páginas virtuales cuando se orienten las ofertas a mercados determinados21;
otros, de carácter práctico, se refieren a la indicación de los precios y tipos de monedas, así como a los datos de contacto cuando éstos se sitúan a través de una dirección, teléfonos, e incluso, registro de nombres de dominio de primer nivel geográfico que, en el caso de España, serían bajo el .es22.
Las violaciones de los derechos de marcas que se producen en Internet tienen su origen en diferentes fuentes. Pueden generarse a través de actos que lesionan directamente los derechos sobre la marca registrada, a partir de la realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita con la finalidad de dañar al titular, sus productos, servicios o su empresa o con aprovechamiento de los recursos técnicos de la red, que permiten amparar en muchas ocasiones a los responsables, dificultando así su localización e identificación.
A continuación se analizan las principales prácticas violatorias que se pueden producir en la red, a partir de los actos regulados por el derecho de marcas, pasando por los actos de competencia desleal y publicidad para finalizar con un breve análisis sobre la utilización ilícita de los recursos tecnológicos con la intención de infringir derechos de marcas en la red.
Riesgo de confusión, incluyendo el riesgo de asociación.
En las relaciones concurrenciales resulta frecuente la creación desleal de riesgos de confusión en el público, incluyendo el riesgo de asociación y el engaño, así como la explotación de la reputación ajena por parte de los sujetos que concurren al mercado con la finalidad de ocupar espacios y captar clientes.
En Internet estas prácticas encuentran un marco propicio para su multiplicación y pueden darse en varios casos:
uso como nombres de dominio de signos registrados como marcas y nombres comerciales ajenos;
prácticas asociadas al uso de los recursos electrónicos;
mero uso de palabras en el contenido de la página que, sin emplear directamente un signo protegido, hacen suponer que la página web tiene alguna relación con otra empresa o con otro signo conocido23.
La utilización de los recursos tecnológicos de la red a través de la inclusión de key words, links y frames da lugar a la comisión de actos de violación que generan riesgo de confusión, con el correspondiente efecto perjudicial en el consumidor derivado del engaño del que es objeto y, de otra parte, daños para el propio empresario con la pérdida de cuotas de mercado y espacio en la competencia.
Desde la Ley española de Marcas, la regulación jurídica frente al riesgo de confusión se recoge en los artículos 6.1, 8, 34 y 37.3. En particular el artículo 3424 permite justificar las acciones de defensa por su utilización en Internet en los supuestos de aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o notorio de la marca25.
Dilución de los signos notorios o renombrados.
A diferencia del riesgo de asociación, en la dilución el público es consciente de que no hay relación alguna entre el titular de la marca notoria y quien emplea deslealmente un signo que la diluye. Su admisión se produce al hilo del derecho norteamericano con la vigente Ley Federal sobre dilución de marcas (Federal Trademark Dilution Act de 1996) entendida como “el deterioro de la capacidad de distinguir e identificar bienes o servicios de una marca famosa.26
En el ámbito del derecho de marcas, siempre que exista uso en el tráfico económico, la protección de las marcas notorias registradas frente al uso que cause su dilución se asegura a través del artículo 34.2 c) de la Ley de Marcas española, y se completa con la prohibición de registro del artículo 827. En Internet el riesgo de que puedan generarse este tipo de actos se potencia debido a la masividad del mensaje publicitario que circula por la red.
En este tipo de prácticas se deben distinguir dos supuestos: primero, la dilución realizada como acto de competencia desleal por un competidor que, mediante imitación de marca, puede llegar a generar en el público la idea de que una misma marca es válida para designar productos iguales de distintos fabricantes; segundo, la dilución que se produce de forma inconsciente por parte de los consumidores, dado el grado de conocimiento que se tiene sobre el signo.
En el primero de los casos, se produce una clara violación de los derechos sobre la marca por parte del infractor. En el segundo caso, corresponde al titular del signo instrumentar una estrategia para defender la imagen de marca y evitar que el desgaste o vulgarización del signo se produzca. En Internet son válidos los apercibimientos de “marca registrada” para atraer la atención del usuario y las campañas publicitarias dirigidas a reforzar la imagen y valor de la marca en el mercado28.
Comercialización por terceros de productos o servicios de marca ajena.
Cuando se comercializa en Internet un producto o servicio amparado por un signo distintivo que pertenece a otra empresa o empresario, es importante diferenciar los supuestos en los cuales se produce el uso, con la finalidad de detectar cuál o cuáles de ellos pueden resultar lesivos a los intereses del titular exclusivo del signo mercantil.
Un primer supuesto está relacionado con la aplicación del principio de “agotamiento del derecho de marcas”, establecido en el artículo 7 de la Primera Directiva comunitaria sobre Marcas29. Un segundo caso se deriva del incumplimiento de obligaciones contractuales en la cadena de distribución de productos amparados por la marca y que se establece a través de la red. En tercer lugar, se sitúan los casos en los que se produce una directa y lesiva utilización ilegítima del signo por un tercero.
La primera cuestión a valorar, la posible existencia del “agotamiento del derecho”, significa que si el titular de la marca ha introducido los productos amparados por ésta en el mercado europeo o ha dado su consentimiento para que un tercero lo haga, siendo posteriormente comercializados, el titular no podrá accionar sobre la base de la exclusiva que ostenta contra aquellos que revenden los productos marcados por el signo. En estos casos deja de tener relevancia si la venta es realizada por Internet o por medios tradicionales30.
En el segundo supuesto, cuando se producen violaciones de los acuerdos contractuales de distribución de productos por empresas que forman parte de una red de distribución creada por el titular, o cuando existen motivos legítimos para que el titular se oponga a la comercialización posterior, debido a que se han modificado los productos, o sus características han resultado alteradas, entonces podría invocarse un acto de competencia desleal, por infracción contractual, previsto en el artículo 14 de la Ley de Competencia Desleal con las consecuencias que ello conlleva31.
Finalmente, se generan otras situaciones en las que se produce un supuesto claro de utilización del signo protegido sin el consentimiento del titular y sin que se haya producido el agotamiento del derecho. Aquí resulta evidente que la comercialización de los productos amparados por la marca representa una lesión a los derechos de exclusiva del titular.
En Internet han proliferado las páginas web donde claramente se comercializan, por terceros no autorizados, productos amparados por marcas famosas que, con el pretexto “de acercar a los clientes a productos accesibles”, ofrecen artículos de marcas prestigiosas fabricados, en su mayoría, por los países asiáticos y que como marcas piratas representan, al día de hoy, entre el 5 y el 7% del comercio internacional32.
Conflictos con nombres de dominio de Internet.
La marca comercial frente al nombre de dominio de Internet ha generado múltiples situaciones de conflicto, tanto en el orden judicial como a través del sistema de resolución de disputas implementado por la OMPI33. De esta forma se han dado soluciones diversas como resultado de la aplicación de las normas de competencia desleal, publicidad o el derecho de marcas.
El fenómeno inicial del registro de mala fe de signos distintivos incluidos en nombres de dominio de primer nivel genérico ha dado lugar a diferentes tipos de conflictos: entre titulares de marcas y titulares de nombres de dominio; entre varios titulares legítimos de marcas para distintos territorios y titulares de nombres de dominio; y entre titulares de nombres de dominio34.
En los casos en los cuales entra en conflicto un legítimo titular de marca frente a un titular de nombre de dominio es necesario demostrar el cumplimiento de tres requisitos básicos para que el titular del signo distintivo pueda obtener el nombre de dominio objeto del litigio: acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio respecto de las marcas en litigio; acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del titular del nombre de dominio; y acreditar que el demandado ha registrado y utiliza de mala fe el nombre de dominio35.
Protección de la marca extranjera “notoria”.
Como se ha apuntado supra, el uso de un signo distintivo en el tráfico económico juega un rol determinante para el nacimiento del derecho sobre el mismo y en este ámbito la notoriedad de la marca puede ser alcanzada a través de su uso en Internet. No obstante, es importante que la notoriedad de la marca sea efectiva, dado que el sólo hecho de la potencial difusión global que representa su aparición en una web no justifica la notoriedad que se le pueda atribuir, ante lo que cabe preguntarse: ¿qué público es el relevante en Internet para determinar ese grado de conocimiento?.
Para determinar de una forma objetiva la notoriedad del signo que ha de ser defendida, son válidos los criterios generales que aporta la Recomendación conjunta de la Unión de París y la OMPI, sobre la protección de marcas notoriamente conocidas36.
Estos criterios se refieren al grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente del público; al alcance geográfico de la utilización del signo así como de la publicidad que se desarrolla en torno a éste; el alcance geográfico de los registros que puedan existir sobre la marca; y también el valor asociado a la marca como bien intangible que integra el patrimonio empresarial de su titular37.Y a lo anterior se pueden agregar criterios propios de la red que se han de tener en cuenta como “factores tecnológicos” de control, tales como el control de accesos a las páginas, contadores de visitas, solicitud de catálogos electrónicos y el control de las descargas de contenidos.
El sistema de normas jurídicas que protegen a los titulares de marcas notorias tiene su origen en el trato mínimo unionista del artículo 6 bis del Convenio de París de 1883, que protege en España a los titulares de marcas no registradas, y ofrece el respaldo legal necesario siempre que puedan acreditar el carácter notoriamente conocido de la marca en el país donde se solicita la protección38.
La consolidación de Internet como nuevo escenario para el desarrollo de la publicidad a fin de contratar bienes y servicios dentro o fuera de red aporta nuevos formatos de interactividad, inmediatez y personalización de los mensajes publicitarios de los cuales se aprovechan ampliamente los empresarios, anunciantes y todo aquel interesado en la actividad publicitaria realizada por medios electrónicos con la finalidad de promover su actividad económica y comercial39.
Al mismo tiempo, y desde una perspectiva negativa, el desarrollo de este medio ha traído las viejas prácticas de engaño a la red, al tiempo que ha generado nuevos y variados problemas para las empresas, derivados del uso ilícito y abusivo que se hace de la publicidad en la red, como por ejemplo: el envío de mensajes publicitarios no deseados (a través de emails), la inclusión de mensajes lesivos en los banners y comunicaciones comercialesque figuran en las webs.
En este contexto, resultan de aplicación las normas que reprimen a los autores de prácticas contrarias a los usos honestos de carácter mercantil, las cuales se dirigen en dos sentidos y de forma complementaria. El primero de ellos es el que se establece a partir de la aplicación de los procedimientos previstos por las normas de competencia desleal, y, el segundo, por la aplicación de la normativa sobre publicidad40.
Prácticas desleales.
Creación de riesgo de confusión y explotación de la reputación ajena.
La creación de riesgo de confusión en Internet es una práctica habitual que se deriva de la utilización de signos protegidos en aprovechamiento de la reputación ajena, bien por actos de competencia desleal, bien como prácticas publicitarias que infringen los derechos de los titulares de signos distintivos y que aparecen tanto en los contenidos de la páginas comerciales, cuanto en los recursos publicitarios a través de banners o flashes que circulan por la red 41.
La relevancia de la publicidad y sus efectos sobre el funcionamiento del mercado, favorecidos por el desarrollo de las nuevas tecnologías, provoca diferentes niveles de impacto y la posibilidad de que se produzcan distintos tipos de actos, provenientes de diferentes actores y sitios geográficos, que pueden atentar contra los derechos de los titulares de signos distintivos desde el marco de actuación que se estructura en Internet.
Esta situación exige un replanteamiento de los esquemas y conceptos tradicionales con los que hasta hace algunos años se han venido corrigiendo los comportamientos ilícitos derivados de la actividad publicitaria. Como afirma Rosario Espinosa: “el hecho de que sean muchos los sujetos que intervienen directa o indirectamente en el fenómeno publicitario, y la circunstancia de que sean muchas las materias que se conectan con la publicidad, obliga a observar esta cuestión desde la perspectiva del Derecho internacional privado”42.
La regulación jurídica de los comportamientos publicitarios desleales se encuentran en la nueva redacción del artículo 6 de la Ley General de Publicidad43 y están asociados al descrédito o denigración; a la creación de confusión; y a la realización de publicidad comparativa cuando contravenga los requisitos exigidos para realizar publicidad en un marco de licitud.
Denigración, engaño y comparación ilícita.
Dadas las características propias de la red, en ella se fomentan las comparaciones de productos y servicios44 y se han convertido en “ofertas propias” de Internet las páginas particulares en las que los consumidores expresan libremente sus opiniones sobre las cualidades asociadas a los signos distintivos, así como valoraciones de éstos o bien del contenido de determinadas páginas.
La regulación de estas prácticas se encuentra en los artículos 7, 9 y 10 de la Ley de Competencia Desleal y en el nuevo artículo 6 bis de la Ley General de Publicidad. La existencia de similitud en los bienes comparados en cuanto a características objetivas, esenciales y demostrables, la exactitud, veracidad y pertinencia de las manifestaciones y el respeto a las normas específicas de publicidad de determinados sectores constituyen las claves fundamentales para detectar prácticas desleales en la publicidad que se realiza en Internet45.
Dilución/imitación.
El uso de elementos publicitarios o de signos que evoquen o puedan evocar a una marca conocida, notoria o renombrada para comercializar productos o servicios distintos o de inferior calidad puede empañar su fama y hacer perder carácter distintivo al signo mercantil46.
Estas violaciones nos vuelven a conectar con los artículos 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal que reprimen los actos de imitación que comportan o pueden comportar un aprovechamiento indebido de la reputación ajena47.
La publicidad en Internet a través del spam.
El término “comunicaciones comerciales”, empleado en las normas jurídicas que regulan el comercio en la red, se debe entender como sinónimo de publicidad. Es cierto que este término encierra un carácter amplio y abarca todo tipo de comunicaciones que puedan ser llevadas a cabo on line pero, a efectos mercantiles, sólo nos interesan aquellas cuyo objetivo sea el de promocionar bienes o servicios con finalidad económica.
La prohibición de publicidad a través del envío de comunicaciones comerciales no solicitadas (spam) ha tenido una evolución en España desde la prohibición absoluta prevista en la inicial formulación de artículo 21 de la Ley 34/2002, hasta la actual relativización que se ha introducido con la Ley General de Telecomunicaciones del 200348, al permitir que las empresas envíen comunicaciones comerciales a los destinatarios con los que hayan mantenido una relación contractual previa.
En cualquier caso, serán lícitas aquellas comunicaciones comerciales que circulan por la red siempre que estén claramente identificadas como tal; indiquen qué empresa es la anunciante; incluyan la palabra “publicidad”; requieran el consentimiento del destinatario; y, al mismo tiempo, pongan a disposición de éste un mecanismo ágil para dejar de recibirla49.
La utilización de los recursos tecnológicos que ofrece Internet con la finalidad de generar actos de confusión, engaño y aprovechamiento de la reputación ajena y de esta manera captar clientes y espacios de mercado se ha convertido en una práctica cotidiana desarrollada por una parte de los actores de la red y que se sanciona con aplicación de las normas de propiedad industrial, competencia desleal y publicidad.
A continuación, se apuntan las características generales de cada uno de los recursos más utilizados y algunos ejemplos de los conflictos que más han trascendido a nivel internacional debido a los pronunciamientos judiciales que se han generado en torno a ellos, los cuales aparecen apuntados como nota a pie de página.
Sirven para designar las instrucciones escritas en una web y para que el usuario acceda a otra página, identificada por otro URL. En principio la función de este recurso no es contraria a Derecho, sólo en aquellos casos en los que el contexto y la forma en que se introduce ese enlace o remisión hagan suponer “un uso anormal” por el engaño que encierra, bien porque de su utilización se haga pensar que existe una relación entre el titular de la página de origen y la de destino, o porque el contenido vinculado dañe los derechos del titular del signo distintivo protegido50.
El empleo comercial de un signo distintivo en un vínculo de Internet será conforme a Derecho siempre que su uso se encuadre dentro de los límites establecidos para el uso descriptivo, informativo o comparativo de la marca en el comercio51.
Dentro estos vínculos hay que destacar los denominados “Deep links” o enlaces profundos, que constituyen de por sí otra modalidad de infracción ya que estos enlaces remiten a páginas que pertenecen a un titular de un nombre de dominio de segundo nivel sin pasar por la página principal (home page), lo que puede causar dos tipos de perjuicios al titular de la marca:
Primero, una pérdida de ingresos publicitarios, pues los banners publicitarios están generalmente ubicados en las páginas principales y generan ingresos según la cantidad de entradas que se produzcan; y,
Segundo, pérdida de oportunidades comerciales por la falta de acceso de los usuarios a la publicidad e informaciones que ofrece el verdadero titular de la página de Internet52.
Son las palabras del lenguaje HTML que pueden ser leídas solamente por los motores de búsqueda de la red y describen el contenido del sitio en el que se encuentran, de forma que pueden ser localizados y obtenidos por los usuarios interesados.
Si su empleo se realiza con el propósito de conducir a los usuarios a las páginas de los competidores, entonces constituye un acto de carácter ilícito provocando así un riesgo de asociación o confusión, en cuyo caso resultan de aplicación las normas de competencia desleal53.
Estos actos ilícitos se pueden resumir en los siguientes supuestos básicos:
Uso de signos registrados sin notoriedad. Se debe atender al principio de la especialidad,si son utilizados para páginas que no guardan relación de identidad o similitud, entonces no se produce una situación de infracción.
Uso de los signos notorios o renombrados. Cuando la finalidad es atraer clientes aprovechando la reputación ajena para una actividad diferente, por la “curiosidad inicial de quien buscando una cosa encuentra otra”54. En estos casos se produce un deterioro de la imagen de marca y como resultado de la protección que se dispensa a los titulares de marcas notorias, se exceptúa la aplicación del principio de especialidad y, por tanto, se produce un acto claro de competencia desleal.
Se refieren a los marcos o encuadres en los que aparecen las páginas web, y que pueden ser dos tipos:
Sin alteraciones ni adiciones. Se puede producir con facilidad un acto de competencia desleal, pues la publicidad de ambas páginas conviven en la web, con el consecuente aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y creación de riesgo de confusión en el destinatario de la información.
Con alteraciones. Pueden consistir en la eliminación de publicidad, o bien en la inclusión dentro de un marco donde aparece el signo de la página de origen, lo que generalmente es un comportamiento desleal, excepto si existe una licencia o autorización por parte del titular del signo empleado para realizar ese acto55.
El responsable de una lesión que se produce contra un signo distintivo en Internet será, en principio, el titular de la aplicación que contiene la información o contenido lesivo. No obstante, el proceso de diseño e incorporación de contenidos a la red está integrado por varios sujetos con una participación directa o indirecta y con una regulación específica que exonera o inculpa a los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información de acuerdo con el grado de conocimiento que tengan sobre los contenidos lesivos que manejan.
Por ello, para determinar el grado de responsabilidad que tienen los actores de Internet, se deben analizar las posibles implicaciones de los diferentes prestadores de servicios de la Sociedad de la Información, así como de todos y cada uno de los participantes en la creación, gestión y explotación de la imagen empresarial en Internet56.
Uno de los límites más comunes es el que se refiere al uso descriptivo, informativo o comparativo57 de los signos distintivos. En estos casos se utiliza el signo con arreglo a su acepción habitual para referirse de forma genérica a productos, servicios o actividades de determinada naturaleza con independencia de su origen empresarial.
Dicho uso linda con las prácticas violatorias antes descritas cuando su finalidad no sea la de describir o hacer alusión a determinadas circunstancias objetivas, sino obtener un aprovechamiento indebido, de manera que en la red este elemento habrá de ser observado con especial importancia para poder advertirlo y determinar si se trata de un acto lícito o no.
También como uso lícito debemos señalar lo dispuesto en el artículo 37.c) de la Ley de Marcas, cuando se utiliza la marca ajena para identificar el destino de un producto o servicio, en particular para accesorios y piezas de recambio; o bien la previsión del artículo 36 para que los titulares de marca exijan de los editores de diccionarios la mención de marca registrada cuando éstas aparecen incluidas en los mismos, sobre todo en la actualidad de la red en la que circulan múltiples versiones de diccionarios electrónicos y enciclopedias on line.
Otro de los límites es el uso del nombre propio, que al mismo tiempo, es un derecho de la persona física amparado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 194858. En la actividad económica supone que cuando el signo es al mismo tiempo una marca ajena y un nombre completo de una persona física, se le reconozca a esta persona el derecho a usarlo siempre que sea de buena fe y a título distinto al de marca59.
Por último, también pueden señalarse los que tienen que ver con la mención no comercial del signo distintivo (artículo 34 de la Ley de Marcas/2001); el uso que se produce una vez que se ha generado el agotamiento del derecho (artículo 36 de la Ley de Marcas/2001), y la inclusión en nombres de dominio cuando se demuestran intereses legítimos sobre el mismo.
Dadas las características operativas de Internet, cualquier persona puede acceder a la red e introducir informaciones, contenidos y datos empresariales desde cualquier lugar del mundo y convertir en accesible dichos contenidos desde otros puntos muy lejanos a aquel desde donde se ha producido el acceso al servidor.
El uso de los signos distintivos a través de la publicidad, que por su propia naturaleza es una actividad que atraviesa fronteras, significa en la práctica el reconocimiento de la naturaleza internacional de la actividad publicitaria en la red y, en consecuencia, la posibilidad de activar las normas de Derecho internacional privado60, desde el momento en que se enfrentan diversos ordenamientos jurídicos, culturas, idiosincrasias y maneras de asimilar y emitir los mensajes publicitarios61.
La explotación de los derechos sobre los signos distintivos en varios países hace necesaria la concreción de los tribunales competentes y la ley aplicable a cada supuesto, teniendo en cuenta que en estos casos los actos de violación se producen en un contexto internacionalizado de por sí y, por otra parte, sobre bienes cuya naturaleza inmaterial supone dificultades añadidas en dos de los tres sectores del Derecho Internacional Privado antes mencionados: la competencia judicial y el derecho aplicable.
En el mundo de la propiedad industrial, las violaciones de los derechos sobre marcas se producen en todos los países donde los derechos son lesionados y por tanto, el recurso a la lex loci protectionis, hace aplicable ordenamientos jurídicos diversos, lo que puede conducir a un resultado absurdo desde el punto de vista de la seguridad jurídica que ha de proporcionar el Derecho a los titulares de los signos distintivos.
De esta forma, el titular de un derecho de marcas que es lesionado en la red por alguno de los actos descritos anteriormente se encontrará ante una situación en la que tendrá que demandar de acuerdo con muchísimas leyes estatales.
Pero, por otra parte, el sujeto infractor que introduce información comercial, publicidad o promociones en la red estará obligado a conocer todas la legislaciones sobre signos distintivos, competencia y publicidad del mundo y, en consecuencia, tendrá que enfrentar una secuencia de litigios regulados por leyes estatales diferentes.
Y ello no es más que el resultado de la forma en que, desde la perspectiva del Dipr, se regulan los derechos sobre propiedades inmateriales sobre la base de dos principios fundamentales: el de territorialidad por un lado y, por otro, el de cooperación internacional, que a continuación se resumen de forma muy breve.
En cuanto al principio de territorialidad, traduce a la práctica la regla básica de protección del titular de los derechos que por serlo en un país no lo será automáticamente en otro, a menos que solicite su reconocimiento en ese Estado, y de su aplicación se obtiene una primera ventaja, que es la identificación de un territorio y de una ley aplicable, pero también se desprende un gran inconveniente, la imposibilidad de dotar de continuidad espacial a la protección de los derechos, ya que cada registro tiene un carácter independiente62.
En lo que respecta al principio de cooperación internacional, se materializa en el esfuerzo realizado por los Estados a fin de dotar a la comunidad internacional de un Derecho uniforme aplicable en numerosos países, aunque es cierto que no es posible hablar, por el momento, de la existencia de un Derecho Mundial sobre la propiedad industrial, a pesar de que se han alcanzado logros significativos a través de la firma de una serie de Convenios Internacionales para regular aspectos concretos de los derechos sobre marcas63.
Así pues, para determinar la Competencia judicial internacional en litigios que afectan a los derechos de exclusiva sobre las marcas, es necesario tener en cuenta los siguientes factores: primero, que los derechos de propiedad industrial nacen con la inscripción efectuada ante los registros públicos de cada Estado o territorio64; segundo, que dichas inscripciones tienen carácter territorial y, por tanto, son válidas en el territorio de los Estados que las practican; y, tercero, que la actividad de registro es un servicio prestado por instituciones públicas y la validez de los mismos afecta directamente al Estado del que depende el registro.
En cuanto a la determinación de la ley aplicable, se plantea un “agudo problema”65 dado que los derechos de propiedad industrial no tienen una existencia física y el recurso a la lex rei sitae se hace inoperante. Es más, los criterios tradicionales y los “nuevos criterios” que se manejan se vuelven controvertidos a la hora de señalar la ley que se aplica a las acciones derivadas por responsabilidad no contractual en Internet, tal y como se explica más adelante.
La determinación de la Competencia judicial internacional por acciones cometidas en Internet y que se “conectan” con más de un ordenamiento jurídico, atiende a la aplicación de tres foros básicos regulados por el Reglamento relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil66: el del domicilio del demandado, el foro de sumisión y el foro del lugar del hecho dañoso67.
Para poder aplicar estas reglas con claridad resulta necesario distinguir los diferentes tipos de litigios que, en torno a los derechos de propiedad industrial, pueden originarse:
sobre “titularidad” (titularidad de una marca o nombre comercial, etc,): Se aplicarán las reglas generales del R44/2001 previstas en los artículos 24, 23 y 2 (tribunales elegidos por las partes o los del domicilio del demandado)68.
sobre “vulneración de los derechos” derivados de actos de competencia desleal y publicidad ilícita: Se aplican los artículos 24, 23, 2 y 5.3 del R44/2001.
sobre “validez o inscripciones”: En estos casos se aplica la regla de “competencia exclusiva” prevista en el artículo 22.4 del R44/2001 que otorga competencia a los Tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro69.
La problemática fundamental radica en la aplicación de la regla prevista en el artículo 5.3 del R44/2001, pues otorga competencia judicial internacional a los tribunales del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso70.
La masividad del comercio que se practica en Internet y la aplicación estricta de esta regla convierte en competentes a tantos tribunales como lugares sean identificados, bien como puntos de introducción de los contenidos que atentan contra los signos distintivos, bien como lugares o territorios desde los cuales es accesible el mensaje lesivo.
Generalmente cada eslabón que integra la cadena de ilícitos constituye en sí mismo un ilícito, lo que genera problemas de determinación del tribunal competente71 debido a la dificultad de tener que seleccionar qué daños se localizan en un territorio y cuáles en otro distinto.
Las dificultades que genera la concreción del foro del lugar del hecho dañoso en los supuestos de disociación en el espacio (propios de Internet) encuentran una solución adaptada al entorno de la red en la STJCE de 30 de noviembre de 1976, en el caso Bier vs. Mine de Potasse d´Alsace72. El TJCE aborda un supuesto de dispersión geográfica de un hecho y del daño generado por el mismo e indicó que el país donde ocurre el hecho dañoso puede tanto ser aquel donde ocurre el hecho causal como aquel donde el daño ha sobrevenido.
Adaptando esta interpretación a las violaciones de marcas en la red se entenderá como el lugar donde se ha producido el hecho aquel donde se produce la introducción de los contenidos que afectan al titular del signo, como el país o países desde donde se accede al contenido lesivo73.
Con estos criterios corresponderá al demandante decidir el tribunal ante el cual presentar la correspondiente demanda por la lesión a sus derechos sobre la marca, que haya tenido su origen en actos realizados a través de la red, dado que el acto lesivo se encuentra vinculado, en la misma medida, con el país donde ocurre el hecho causal y con el país del resultado dañoso.
En Internet, la aplicación de esta regla presenta dificultades serias debido a su carácter ánonimo y planetario. En primer lugar, la determinación del país donde se introducen los contenidos comerciales es bastante díficil pues no siempre coincide el lugar de carga de la información con el de ubicación del servidor donde se encuentra alojada la página.
En segundo término, la determinación de los territorios donde se verifica el resultado hace que, en principio, sean competentes todos los tribunales del mundo, pero este análisis puede conducir a un resultado absurdo ya que se multiplican desproporcionadamente los tribunales competentes74.
En estos casos, cada elemento presente en la cadena de actos lesivos es por sí mismo un ilícito. No obstante, dependerá de la parte afectada si demanda ante los tribunales del Estado donde se ha vulnerado su derecho, reclamando exclusivamente por los actos realizados en ese país; o si lo hace ante los tribunales del domicilio del demandado o ante los que las partes se hayan sometido de forma expresa o tácita; en este último caso, el órgano judicial conocerá de la totalidad del ilícito ocurrido.
Así pues, atendiendo a la necesidad de fortalecer la tutela judicial efectiva, este foro se debe entender de acuerdo con las siguientes precisiones: una, que el daño se produce en el país donde se genera un perjuicio para el derecho infringido; y dos, que la determinación de los efectos sustanciales del mensaje comercial habrá que hacerla de acuerdo a criterios prácticos como los límites de acceso y de mercados que imponen los anunciantes, idioma, la moneda de pago, etc75.
Estos criterios para atribuir competencia judicial a los tribunales, como consecuencia de actos cometidos en Internet, no satisfacen el interés del demandante de encontrar un marco seguro que le permita determinar con claridad el órgano judicial al que acudir, pues se ve obligado a acudir a todos los tribunales del mundo, presentando demandas por los daños sufridos en cada territorio.
Una posible solución radica en la propuesta de un foro que otorgue competencia a los tribunales del país de residencia habitual o sede del establecimiento principal del demandante para conocer de los daños sobre la marca que se hayan producido en el mundo entero76.
Por último, una cuestión sobre competencia judicial internacional que debe tenerse en cuenta es la relativa a la existencia de reglas específicas de competencia judicial que se aplican con prioridad sobre el sistema general de foros establecidos en el R44/2001 y que deben su existencia a los derechos exclusivos sobre signos distintivos que nacen con la inscripción en oficinas territoriales y, en particular, los litigios sobre validez de la marca comunitaria77.
Los criterios tradicionales (la lex loci protectionis, la ley del mercado de los efectos, la ley del lugar de comisión del acto dañoso) para fijar la ley aplicable a la responsabilidad no contractual en Internet fallan ante el carácter descentralizado y global que comporta la red.
Frente al alcance mundial de Internet se presenta toda la estructura del Dipr, apoyada en la regulación de los derechos de marcas sobre la base del principio de territorialidad, lo que pone en manos del titular de la marca un abanico de derechos exclusivos válidos en tantos países como registros ostenta.
La ley aplicable a las infracciones de los derechos sobre los signos distintivos se fija a través del criterio de la lex loci protectionis, aplicando la ley del Estado en cuyo territorio se ha visto vulnerado el derecho exclusivo del titular. Este criterio se encuentra recogido en el artículo 2 del Convenio de París de 188378 y, desde el punto de vista del derecho autónomo español en el artículo 10.4 del Código Civil, lo que significa en la práctica que los derechos sobre marcas en la red se infringen tanto en el país de introducción del mensaje, como en aquellos a donde llega el mismo.
En la actualidad, las marcas son explotadas en varios países y territorios de forma simultánea, lo que supone el inconveniente de multiplicar las leyes aplicables. Al igual que ocurre con la determinación de la competencia judicial internacional, no existe ninguna razón para preferir la aplicación de la ley de lugar del hecho causal por encima de la del lugar de resultado dañoso, ello dependerá de la elección ejercida por el juzgador.
La ley aplicable a los derechos sobre signos distintivos en la red debe decidir dos tipos de cuestiones: las de naturaleza real y las de origen extracontractual derivadas del uso ilícito que se pueda detectar en Internet79.
Al momento de fijar la ley aplicable a los litigios surgidos en torno a estos derechos se plantean las siguientes dificultades:
territorialidad de los derechos: desde el nacimiento de los derechos de propiedad industrial, éstos se encuentran limitados a las fronteras de un Estado o de un territorio (en el caso de los registros de alcance comunitario)
Inexistencia de un derecho material uniforme: a pesar de las sucesivas revisiones y actualizaciones que han sufrido los diferentes Convenios Internacionales, la unificación se dirige a aspectos muy concretos del régimen jurídico de estos derechos80.
imposibilidad de aplicar el principio de la lex rei sitae, debido a que estos derechos no se establecen sobre bienes físicamente determinados.
Los criterios de determinación de la ley aplicable ante violaciones de signos en la red se apoyan en el principio de territorialidad81 y no hacen más que estrechar la relación que existe entre las normas de competencia desleal, publicidad y protección de los derechos de propiedad industrial.
Desde una perspectiva asociada a la aplicación del Derecho de marcas por acciones entabladas con origen en la red, pero relacionadas con la titularidad y extensión de los derechos sobre el signo distintivo, la conexión se establece sobre la base de la lex loci protectionis.
Frente a un supuesto de publicidad en la red que sea calificado como desleal, la regla del mercado afectado resultará aplicable ex artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal española; sin embargo, en Internet el problema práctico que genera esta regla es el de determinar el alcance del acto desleal y la demarcación del mercado afectado82.
La idea del mercado afectado, trasladada al Derecho español, llevará a aplicar la ley española siempre que la publicidad se difunda en el mercado español. Será la ley española la que controle la lealtad de la publicidad difundida o recibida a través de Internet hacia y desde España83
En consecuencia,la realización de cualquier acto publicitario en Internet de carácter desleal nos lleva, en primer lugar, a localizar los posibles mercados afectados; segundo, a diferenciar entre el mercado de publicidad y el de venta o negocio cuando éstos no coincidan; y, en tercer lugar, a identificar al infractor para concretar la responsabilidad que se ha generado por la realización del acto desleal.
La estrecha relación existente entre publicidad, competencia y propiedad industrial trasciende a la determinación de la ley aplicable, lo que posibilita la aplicación de una única ley dentro del territorio de cada Estado y hacer frente a las respuestas establecidas por cada sistema estatal de Dipr.
Desde el sistema de Dipr español, la solución se asienta en el ya comentado principio de territorialidad, que a través de la regla de la lex loci protectionis, protege los derechos de propiedad industrial en España, de acuerdo a la ley española84.
Pero como esta norma sólo hace alusión al ámbito territorial de aplicación, tiene que ser completada con preceptos adicionales para delimitar el ámbito personal y material, lo que queda cubierto en el caso de los signos distintivos por lo dispuesto en la Ley de Marcas de 200185.
Claro ha de quedar que el ámbito de aplicación de la lex loci protectionis se dirige tanto a los aspectos reales del signo distintivo (nacimiento, extinción, modificación, transmisión, duración, titularidad, contenido y efectos), cuanto a las cuestiones derivadas de la responsabilidadno contractual (las cuestiones derivadas de la infracción de estos derechos, como, por ejemplo, la determinación de culpa e indemnización)
Ahora bien, la aplicación de la lex loci protectionis se complica cuando los actos ilícitos cometidos en Internet se convierten en ilícitos producidos en varios países y multiplican la determinación del país en el que se produce el hecho dañoso86. La principal consecuencia de la aplicación estricta de este criterio es la posible aplicación de varias leyes, una para cada país o territorio en el que se ha producido la infracción, lo que resulta en la mayoría de las ocasiones inviable87.
De este modo, puede resultar aplicable tanto la ley del país en el que se introduce la información comercial, como la del país donde se difunde el contenido. Esta situación perjudica al titular de los derechos afectados, pues debe accionar de acuerdo con varios derechos nacionales y, desde una posición práctica, la solución debe responder al interrogante de: ¿cómo actuar ante las vulneraciones de los derechos que se realizan a través de una cadena de ilícitos?
Las razones apuntadas justifican la afirmación de que en la actualidad y para las infracciones que se generan en la red sobre las marcas el criterio tradicional del Dipr -la lex loci protectionis- se vuelve obsoleto e inoperante para proteger los derechos exclusivos de los titulares en Internet, por lo que hay que buscar criterios alternativos88.
Las dificultades que, en el orden práctico, hacen inoperante la aplicación del principio de la lex loci protectionis a los titulares de los derechos de propiedad industrial en Internet obligan a adaptar e integrar las carencias que presentan los ordenamientos jurídicos, a partir de un desarrollo judicial del Dipr en varias direcciones:
posibilidad de elegir el derecho aplicable de acuerdo con la autonomía de la voluntad;
país de realización del primer acto lesivo o ley del país de origen; que consiste en aplicar la ley del país donde se origina la infracción89;
ley de la nacionalidad común, de la residencia habitual común;
la ley del país en cuyo mercado se ha producido el daño más grave; en estos casos suele ser la ley del país del domicilio del perjudicado;
la ley que resulte más favorable para el perjudicado; así puede elegir la ley del país donde tiene mayores intereses económicos o donde ha sufrido un perjuicio mayor90;
teoría mixta, que combina la aplicación de la ley del lugar donde se introduce el contenido comercial, con la ley del domicilio del perjudicado91; y,
regla corregida de los efectos sustanciales, que podría resultar, en mi opinión, la más adecuada al situar como criterio de determinación el de los efectos sustanciales del acto92.
Esta última opción ubica una ley única junto al lugar principal de los negocios o administración principal del perjudicado; aunque, por su efecto corregido, el titular del derecho infringido puede descartar la ley del lugar de su sede social y optar por la del país donde son perjudicados sus intereses económicos, siempre que sea allá donde repercuta mayormente el acto lesivo y que presente una mayor conexión con el supuesto.
En cualquier caso, todas las soluciones alternativas terminan por descartar la aplicación estricta del principio de territorialidad y del criterio de la lex loci protectionis. El Dipr debe dirigirse a la búsqueda de nuevas reglas a partir de un desarrollo judicial que permita adaptar su aplicación a la nueva realidad impuesta por el desarrollo de la Sociedad de la Información, totalmente alejada de los criterios locales generados desde hace más de un siglo.
Una vez analizadas las principales cuestiones relativas a la protección de los derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos en Internet, y reconociendo las carencias que presentan los ordenamientos jurídicos en torno a estas materia, sirvan las siguientes consideraciones a modo de reflexión:
Primera: La naturaleza controvertida de la protección de los derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos en Internet se manifiesta en las tres dimensiones que integran la exclusividad de sus titulares: el nacimiento, el mantenimiento y la defensa de los derechos de los titulares.
Segunda. El uso de los signos distintivos en la red se conecta con diferentes tipos de normas del sistema jurídico y propicia su aplicación complementaria, como sucede con las normas de propiedad industrial, competencia desleal y publicidad; y hasta hoy, dada la novedad del tema, la jurisprudencia española resulta escasa.
Tercera. La explotación de los signos distintivos en la red agudiza los problemas derivados de su utilización, pero al mismo tiempo, genera nuevos tipos de problemas asociados a los recursos tecnológicos sobre los que se construye Internet y que sirven para enmascarar actos lesivos.
Cuarta. A los factores tradicionales que justifican la explotación comercial de las marcas por la empresa, hay que añadir “factores propios de la red” que aún no se encuentran recogidos en los ordenamientos jurídicos y que aparecen a través de recomendaciones y acuerdos no vinculantes proporcionados por las Organizaciones internacionales relacionadas con la propiedad industrial e intelectual.
Quinta. Los sectores del Dipr referidos a la competencia judicial internacional y la ley aplicable resultan profundamente afectados ante la incongruencia que se plantea entre el carácter global de la red y la territorialidad de la protección de los derechos sobre marcas, convirtiendo en inaplicables las reglas tradicionales asociadas a la lex loci protectionis.
Sexta. Como consecuencia de lo apuntado en el apartado anterior, los sistemas jurídicos se ven obligados a desarrollar judicialmente las reglas de Dipr para dotar de un marco de seguridad y justicia adecuado a las operaciones comerciales que se establecen en la red, y donde los signos distintivos se ven continuamente afectados por el papel tan importante que desempeñan en la concurrencia empresarial.
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- VIRGÓS SORIANO, M., El comercio internacional en el nuevo derecho español de la competencia desleal, Madrid, Civitas, 1993.
1:
Muchas empresas del sector informático y las telecomunicaciones se dedican especialmente a la prestación de servicios online y su existencia está asociada únicamente a los contenidos que aparecen en sus páginas web. Ex. Google o Yahoo.
2:
Estos conflictos se han venido solucionando, por un lado, con la aplicación de la Política Uniforme de Solución de Controversias implementada por la ICANN en 1998 y que aplica la OMPI a través de los Paneles de Solución de litigios en esta materia. Varios autores han abordado esta cuestión, incluyendo el estudio de jurisprudencia nacional, que, como vía complementaria a través del recurso a la competencia desleal, se utiliza para resolver estos asuntos. De otro lado, la actuación de los tribunales nacionales ha dado lugar a múltiples pronunciamientos judiciales. Téngase en cuenta que ambas vías, judicial y administrativa, se emplean por los afectados de forma complementaria para solucionar este tipo de litigios. Véase SANZ DE ACEDO, E., Marcas renombradas y nombres de dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería. Madrid, Civitas, 200, pp.14-65; MASSAGUER, J., “Conflictos de marcas en Internet”, RGD, núm.648, 1998, pp.11107-11142; AGUSTINOY, A., Régimen jurídico de los nombres de dominio. Valencia, Tirant lo blanch, 2002.
3:
Esta clasificación parte del enfoque que sobre este tema aparece en TORRE DE SILVA y LÓPEZ DE LETONA, J., Internet, propiedad industrial y competencia desleal, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, pp.14-15.
4:
Las normas que regulan el uso de cada una de las modalidades de la propiedad industrial (de origen convencional, institucional y autónomo) aparecen en www.uaipit.com en el apartado de Documentos.
5:
Es cierto que las lesiones a los derechos de propiedad industrial que aquí se tratan tienen un claro origen extracontractual, asociado a los actos de competencia desleal; no obstante, también son válidas estas consideraciones para las relaciones de carácter contractual derivadas de contratos internacionales, como los de Franquicia o Distribución Exclusiva, en los que se hacen menciones específicas sobre protección de los derechos sobre marcas y demás signos ditintivos que puden ser utilizados en la actividad mercantil si se desarrolla en Internet.
6:
El alcance de la expresión: “finalidad concurrencial” se recoge en el art. 2 de la Ley de Competencia Desleal de 1991, y abarca cualquier acto objetivamente encaminado a participar o influir en la entrega de bienes o servicios en el mercado con independencia de que el agente sea o no competidor del perjudicado. Véase texto de la Ley 3/1991, de 10 de enero (BOE núm. 10 de 11 de enero de 1991) en www.uaipit.com
7:
En relación con el derecho al honor es crucial la conclusión a la que llega el TS en la Sentencia de 9 de octubre de 1997 en la que se concluye que la persona jurídica tiene derecho al honor protegido en la Constitución española y en consecuencia, tiene legitimación activa para solicitar por vía judicial tal protección. Vid. texto de la sentencia en www.westlaw.es
8:
Todos los textos legales de estas normas se encuentran disponibles en www.uaipit.com y, en los casos en que estas normas han sido modificadas, se recogen los textos consolidados.
9:
Vid. MASSAGUER FUENTES, J., Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, Madrid, Civitas, 1999, pp. 120 y ss; GÓMEZ SEGADE, J. (Dir), Comercio electrónico en Internet. Madrid, Marcial Pons, 2001, pp.187-224; MONTEAGUDO, M., La protección de la marca renombrada, Madrid, Civitas, 1991, pp.32-47, 123-215; TORRE DE SILVA Y LOPEZ DE LETONA, J., op. cit. pp. 16-19 y DE MIGUEL ASENSIO, P., Derecho Privado de Internet, Madrid, Civitas, 2003, pp. 151-155. En cuanto a la jurisprudencia, Vid. STS 2004/1004 Sala de lo Contencioso Administrativo,de 18 de febrero de 2004; STS 168/2004, Sala de lo Civil, de 8 de marzo de 2004, textos en www.westlaw.esLas acciones por actos de competencia desleal cometidos en Internet coinciden con las que se establecen por infracción del derecho de marcas, éstas son: declaración de deslealtad del acto, cesación, remoción de los efectos, rectificación de informaciones, resarcimientos de daños y perjuicios y publicación de la sentencia.
10:
MASSAGUER FUENTES, J., Comentarios a ...op. cit., pp. 60.
11:
Para analizar las violaciones de los derechos en Internet hay que partir de la relevancia del uso del signo y si bien es cierto que los derechos exclusivos sobre las marcas nacen a partir de su registro, el uso se encuentra estrechamente vinculado al nacimiento del derecho por exigirse como obligatorio por imperio de la ley. En caso de no observarse el término previsto se incurre en una causa “clásica” de caducidad del derecho de marcas. La Ley española, Ley 17/2001, de Marcas, BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001, establece un período de 5 años. Vid. texto de la Ley en www.uaipit.com
12:
Desde hace muchos años, el profesor Fernández Novoa ya apuntó las caracterísitcas generales acerca del surgimiento de los derechos exclusivos sobre signos distintivos a partir del registro o del uso de los mismos en el mercado. Vid. FERNÁNDEZ NOVOA, C., Fundamentos del derecho de marcas, Madrid, Montecorvo, 1984, pp.13-123, 156-279. Más reciente es un estudio donde vuelve a analizar, a la luz de las normas vigentes, la interrelación práctica entre el sistema de adquisición del derecho exclusivo derivado del registro o bien del uso de la misma en el tráfico económico. Vid., de este autor, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid, Civitas, 2001, pp-19-76.
13:
La Ley de Marcas de 2001 requiere el uso efectivo y real en España y, de la misma manera, el Reglamento de la Marca Comunitaria en el artículo 15 establece la necesidad del uso efectivo en la Comunidad.
14:
Al respecto, Véase FERNÁNDEZ NOVOA,C., Tratado sobre...op. cit., pp 450 y ss.
15:
Una descripción interesante sobre estos supuestos se puede encontrar en GARCÍA VIDAL, A., Derecho de Marcas e Internet, Valencia, Tirant lo blanch, 2002, pp. 86-87.
16:
Vid. FERNÁNDEZ NOVOA, C., Derecho de Marcas, Madrid, Montecorvo, 1990. pp. 14-65.
17:
GARCÍA VIDAL, A., “La responsabilidad por los contenidos ilícitos de las páginas web ajenas con las que se establece un link.” Revista Derecho de los Negocios, 2001, múm. 127, pp.16 y ss; FERNÁNDEZ NOVOA, C., Fundamentos del ... op. ci.t, pp. 124-157; CASADO CERVIÑO, A, El sistema comunitario de Marcas: normas, jurisprudencia y práctica, Valladolid, Lex Nova, 2000, pp.15-38.
18:
Hay que retomar en este aspecto, el análisis de FERNÁNDEZ NOVOA, C., en Tratado sobre ... op. cit., pp. 176 y ss. donde explica, con apoyo del estudio de la jurisprudencia, que para considerar el uso efectivo de la marca en el mercado, no es necesario que se produzca una conexión material entre el signo y el producto o servicio.
19:
Vid. GARCÍA VIDAL, A., op. cit, pp. 90. En esta misma obra aparece un comentario de jurisprudencia muy interesante realizado por el autor a propósito de una decisión judicial alemana en torno a la relevancia de la utilización de marca en la red entre los signos VISION Y VISIO utilizados para identificar productos similares en el mercado virtual.
20:
Vid. FERNÁNDEZ NOVOA, C., Tratado... op. cit., pp. 470.
21:
Para organizar este tema, la Unión de París y la OMPI han adoptado una Recomendación Conjunta que orienta a los países miembros sobre cómo hacer frente a los principales problemas que genera Internet en torno al uso de las marcas. Vid. art.3 de la Recomendación Conjunta sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet. (Adoptada por la AG de la Unión de París y la AG de la OMPI en la XXXVI serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebrada del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001) disponible en www.wipo.org
22:
La legislación aplicable en España para el registro de nombres de dominio bajo el .es, se encuentra disponible en www.uaipit.com. El procedimiento de registro se efectúa ante la entidad Red.es y por vía electrónica en www.esnic.es
23:
Al respecto véase el apartado 3.3 Infracciones específicas en la red mediante la utilización de los recursos tecnológicos.
24:
Vid. contenido de los artículos comentados en la Ley 17/2001, nota (11)
25:
Una sentencia reciente de la SAP Baleares resuelve un recurso, donde, entre otras cosas, la parte recurrente imputa actos de competencia desleal a la demandada, a través determinadas informaciones y publicidad contratada en una revista informática. Véase SAP Baleares, núm. 594/2003 de 18 de noviembre, texto de la sentencia en www.westlaw.es
26:
A través de la Sección de Enlaces de www.uaipit.com se puede acceder a la web de la Oficina Federal de Patentes y Marcas de Estados Unidos y a su vez, al texto de la Federal Trademark Dilution Act. Un ejemplo válido, es el que se refiere a la utilización de elementos publicitarios o de signos en la publicidad on line que evoquen a la marca renombrada para comercializar productos o servicios diferentes de inferior calidad e incluso de calidad semejante.
27:
Vid nota (24)
28:
Una de las grandes preocupaciones que tienen los directivos de la empresa Google es la posibilidad de dilución del valor de su marca debido a la asociación que se produce en la red entre “motor de búsqueda y la palabra google” por parte de los usuarios. Veáse comentario al respecto en www.cincodias.com/informatica/internet/20040510
29:
Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, texto en www.uaipit.com
30:
Vid. SAP Barcelona, de 30 de enero de 2004, en ella el juez hace un análisis exhaustivo del principio de agotamiento del derecho de marcas en virtud de una solicitud de agotamiento internacional realizada por una empresa mexicana. Son válidos los razonamientos aportados y trascienden a un supuesto que se pueda generar por comercialización en la red. Texto de la sentencia en www.westlaw.es
31:
Vid. VIRGÓS SORIANO, M., El Comercio Internacional en el nuevo derecho español de la competencia desleal, Madrid, Civitas, 1993, pp. 118-126.
32:
Estos datos fueron aportados por TVE en el programa “Documentos TV”, el día 19 de mayo de 2004 donde se presentaron varios ejemplos de acciones judiciales para la detección y confiscación de mercancías marcadas por marcas de prestigio que se producen en China y se comercializan en Estados Unidos a través de páginas de Internet.
33:
Vid. supra nota (2)
34:
Son muchas las referencias y estudios de este tema que podemos encontrar en la doctrina, Vid por todos, CARBAJO GASCÓN, F., Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio de Internet, Navarra, Aranzadi, 1999, pp. 71-130 y SANZ DE ACEDO, E., Marcas renombradas... op. cit., pp. 73-170.
35:
Estos requisitos se exigen en el artículo 4 a) del Reglamento de Ejecución de la Política Uniforme de ma OMPI, texto en www.wipo.org
36:
Recomendación conjunta de la Asamblea de la Unión de París y la OMPI sobre protección de marcas notoriamente conocidas, adoptada en la XXXIV serie se Sesiones, celebradas del 20 al 29 de septiembre de 1999, disponible en www.wipo.org
37:
Vid. MONTEAGUDO, M., La protección ...op. ci.t, pp.130 y ss.
38:
Artículo 16 de los ADPIC en www.uaipit.com . Las normas españolas han extendido esta protección a los supuestos de aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o el renombre, a través del artículo34.2 c) de la Ley de Marcas 17/2001.
39:
Véase el estudio realizado por Mediabriefing sobre las ventajas de Internet como medio publicitario en www.mediabriefing.com/actualidad/artículos
40:
El artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal utiliza la buena fe en un sentido objetivo para calificar las reglas de actuación y reputa como desleal “todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”.La Ley de Marcas de 2001 articula el doble criterio del carácter constitutivo del registro con el principio de buena fe registral y el artículo 51 lo incluye como una causa de nulidad absoluta.
41:
En los artículos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal se sancionan los actos dirigidos a crear confusión y, por tanto, riesgo de asociación, asi como los que conducen al aprovechamiento de la reputación ajena. Véase para Internet lo apuntado en la nota (25) sobre la SAP de Baleares por aprovechamiento de la reputación ajena a través de Publicidad en Internet.
42:
ESPINOSA CALABUIG, R., La publicidad transfronteriza, Valencia, Tirant lo blanch, 2001, pp. 17.
43:
Vid. artículo 6 de la LGP, versión consolidada, en la Sección de Documentos de www.uaipit.com Véase además los comentarios hechos sobre la antigua redacción de este artículo en CORREDOIRA y ALFONSO, L., Comentarios a la ley de publicidad, Barcelona, Bosch, 1993, pp. 47-52.
44:
La SAP de Madrid, núm. 25/2003, de fecha 24 de septiembre de 2003, da solución a un recurso en el que dos empresas usuarias de una misma marca de productos pugnan por la realización de publicidad comparativa en una revista digital y donde una de ellas se considera dañada en su imagen como resultado de esta comparación. Texto de la sentencia en www.westlaw.es
45:
Sobre la publicidad comparativa, véase Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, sobre publicidad comparativa y artículo 6 bis de la Ley General de Publicidad, textos en www.uaipit.comDe manera extensiva debemos entender que a la publicidad que se realiza en la red le resultan de aplicación tanto la normativa general vigente, como la legislación publicitaria específica para determinados productos como el alcohol, el tabaco, las profesiones colegiadas, etc. Vid para esta cuestión POLANCO-MARZO & ASOCIADOS, “La publicidad en Internet” en Revista de la Asociación de Autocontrol de la Publicidad, núm. 33, julio-agosto 1999, pp.12-24.
46:
Vid. nota (25)
47:
Sobre imitación en Internet Vid. SAP de Valencia, núm. 243/2003 en la que la empresa Levi Strauss & CO ejercita una acción por actos de imitación y publicidad desleal contra su marca comunitaria, por parte de una empresa española de la competencia a través de videos publicitarios emitidos en Intenet. Texto de la sentencia en www.westlaw.es
48:
Vid. texto consolidado de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el comercio electrónico, en España, en http://www.uaipit.com/es/documentos.php
49:
Estudios realizados sobre la situación de spam en España, reflejan que el 42% de los correos electrónicos recibidos por las empresas españolas contienen publicidad no solicitada, veáse en www.libertaddigital.com/noticias , accesible el 25/05/2004.La jurisprudencia de los Estados Unidos (Tribunal de California) sacó a la luz en el año 2003 una primera sentencia que multó con 2 millones de dólares y prohibición de realización de publicidad en Internet durante 10 años a una empresa que se dedicaba a enviar correo basura por la red. Vid. Información sobre este proceso en www.elsemanaldigital.com/artículos , accesible en fecha 29/03/2004.
50:
La descripción técnica de estos recursos tecnológicos se puede encuentra ampliamente abordada en GARCÍA VIDAL , A., Derecho de Marcas e Internet, op. cit., pp. 101-143. Vid. sobre la relación entre linking, frames y competencia desleal, GURWIN D. y SUSSMAN A., “Linking and Framing on the Internet”, en www.bipc.com/articles/linking.htm.
51:
Vid. subtítulo 3.5 de este trabajo.
52:
Ejemplo: caso TicketMaster, en el que Microsoft acabó firmando una transacción en 1999 por la que se comprometía a no realizar deep-linking en las webs de TicketMaster. Vid comentario sobre este asunto en www.i-uris.com/Articulos/linking.html
53:
La empresa Google se encuentra demandada en la actualidad ante los Tribunales franceces por utilización lesiva de los derechos de marcas de la empresa Overture, basados en este tipo de uso. Para más información se puede acceder a la que remite el propio portal www.google.com al respecto.
54:
Vid. comentario sobre el litigio entre Playboy y Asia Focus, que hace TORRE DE SILVA J, Internet, propiedad..., pp.37-38. Playboy Enterprise, Inc. se ha opuesto a este uso con diversos resultados por la inclusión de los términos “playboy” en motores de búsqueda de Internet. Asimismo, en la demanda contra AsiaFocus International Inc, se afirma que la empresa utilizaba este término para atraer a los usuarios a su página de contenido similar, pues intencionadamente creaba en los usuarios la impresión de que su web tenía relación con la de Playboy, lo que se demostró que era falso y resultó condenada.
55:
El litigio que más ha trascendido ha sido el caso Washington Post y Total News Inc., el último completaba sus noticias en la red con las ofrecidas por el WP, incluidas en marcos propios donde suprimía la publicidad de origen y se añadía un reborde con el signo de Total News, comentado por Xavier Rivas en www.onnet.es . Este caso supuso violaciones de los derechos de autor y derechos de propiedad industrial.
56:
Vid. arts. 13-17 del texto consolidado de la Ley 34/2002 en www.uaipit.com
57:
Arts. 36 y 37 Ley de Marcas 17/2001, texto en www.uaipit.com
58:
Texto disponible en www.un.orgEn Internet esta regla tiene importantes consecuencias por los conflictos que plantea entre marcas, nombres de personas físicas y nombres de dominio. Por ejemplo, los casos de David Bisbal, Madonna, Julia Roberts, entre otros, que han sido resueltos por los paneles de la OMPI y cuyas resoluciones se encuentran disponibles en www.wipo.org
59:
Ver art. 37 a) de la Ley 17/2001, texto en www.uaipit.com
60:
En adelante Dipr.
61:
Vid. Exposición de Motivos de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, BOE núm. 274, de 15 de noviembre de 1988, disponible en www.uaipit.com cuyo texto aparece en versión consolidada con las modificaciones introducidas en su articulado.
62:
Desde hace más de diez años, la crisis del principio de la territorialidad en la protección de los derechos de propiedad industrial, en particular, sobre la patente comunitaria, fue analizada por DESANTES REAL, M., ”La patente comunitaria y la crisis del principio de territorialidad”, REDI, 1991, pp. 332-350. Sobre Derechos de autor, Vid. ESTEVE GONZÁLEZ, L., Infracciones de derecho de autor en Internet y Derecho internacional privado, 2do. Ejercicio Concurso a Titular UA, Alicante, marzo 2001 (en prensa). Desde una perspectiva general, Vid. CALVO CARAVACA, A. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho Internacional Privado, Granada, Comares, 2003, Vol.II, pp. 555 y ss.
63:
Los diferentes Convenios Intenacionales sobre derechos de propiedad industrial se encuentran accesibles en www.wipo.org. En cuanto a las marcas, los esfuerzos de la comunidad internacional han conducido a la firma de un Tratado sobre Derecho de Marcas, del cual se analizan los aspectos fundamentales por FERNÁNDEZ MASIÁ, E., “Un nuevo Convenio en el campo de la propiedad industrial, el Tratado sobre el Derecho de Marcas hecho en Ginebra el 27 de octubre de 1994.”, REDI, 1996-I, pp.511-514.
64:
Téngase en cuenta que las oficinas comunitarias registran determinadas modalidades con validez territorial para varios Estados: marca comunitaria, diseño comunitario y futura patente comunitaria. Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J. y SÁNCHEZ LORENZO, S., Derecho Internacional Privado, Madrid, Civitas, 2000, pp. 661 y ss.
65:
Vid. CALVO CARAVACA, A. y Otros, Derecho Internacional Privado, Granada, Comares, 1998, Vol. II, pp. 536.
66:
Reglamento CE 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, DOCE, núm. 12, de 16 de enero de 2001, texto disponible en www.uaipit.com, en adelante R44/2001. Debe tenerse en cuenta que para las relaciones con Dinamarca, rige el Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y su protocolo anejo, hecho en Bruselas, DOCE L 2999, de 31 de diciembre de 1972, cuya versión “codificada” de 1998, aparece en www.uaipit.com. Además debemos señalar el Convenio de Lugano de 1988, para estas mismas materias para los países del EEE, DOCE núm. 251, de 20 octubre de 1994, también disponible en www.uaipit.com
67:
Vid. CALVO CARAVACA, A. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Conflictos de..op. cit., pp. 107-118.
68:
En caso de que estas normas no resultaran aplicables, se acudiría a las normas de derecho autónomo contenidas en al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señalan los casos en que los Tribunales españoles se declararían competentes
69:
Debe tenerse en cuenta que este artículo se refiere solamente a los derechos inmateriales que nacen por inscripción o depósito y no a aquellos respecto de los cuales la inscripción no es condición de su existencia. Vid. por todos CALVO CARAVACA, A. y CARRASCOSA GONZALEZ, J., Derecho Internacional Privado, op. cit. supra, pp. 556 y ss.La justificación de esta última regla estriba en que la validez de la inscripción afecta al funcionamiento de un servicio público del Estado que concede estos derechos en ejercicio de su soberanía y para ser ejercitados en su territorio.Esta regla de competencia no se aplicará a los litigios sobre titularidad de derechos; a los efectos de las inscripciones; a la vulneración de los derechos por actos ilícitos que generan responsabilidad extracontractual, y a los derivados del incumplimiento de obligaciones de contratos establecidos en torno a estos derechos.Una vez determinada la competencia judicial internacional para conocer de una infracción sobre un signo distitintivo en la red, el Tribunal que conoce del fondo del asunto es competente para adoptar las medidas cautelares o provisionales que sean pertinentes.
70:
De todas maneras, no podemos olvidar las posibilidades que ofrecen el resto de los foros de atribución de competencia judicial internacional para plantear una estrategia de actuación por parte del demandante atendiendo a los tribunales del domicilio del demandado, o a los tribunales designados por sumisión. Si bien es cierto que el primero de ellos, domicilio del demandado, opera cuando de lo que se trata es de obtener algún tipo de indemnización, atendiendo a que el domicilio del infractor suele coincidir con el lugar donde tiene concentrado su patrimonio, sin embargo no es favorable cuando se trata de una acción de cesación y el servidor donde se aloja la web con contenido infractor está situado en otro territorio, además de que es un foro poco práctico para los casos en los que el infractor actúa desde paraísos legislativos. En cuanto al segundo, foro de sumisión, resulta poco práctico en materia extracontractual ya que el hecho dañoso se ha producido con anterioridad y el acuerdo no es posible, excepto en aquellos casos de sumisión tácita donde el demandado acepta y continúa el procedimiento ante los tribunales elegidos por el actor.
71:
Vid. CALVO CARAVACA, A. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho Internacional...op. cit. pp. 569-570.
72:
Texto de la sentencia en www.curia.eu.in, asunto 21/76 (versiones en inglés y francés).
73:
Téngase en cuenta que esta sentencia trasciende para este tema después de 30 años de su rúbrica. Vid. comentarios sobre la trascendencia e interpretación de la misma realizados por CALVO CARAVACA, A.y CARRASCOSA, J., en Conflictos de Leyes y...op. cit. pp. 110-111 y DE MIGUEL ASENSIO, P., Derecho Privado... op. cit., pp.171-172.
74:
En la doctrina norteamericana vid los comentarios de GINSBURG, J., “Aspectos de Derecho Internacional Privado de la protección de las obras y los objetos de derechos de autor en las redes digitales”, disponible en www.wipo.int. Para las mismas cuestiones en relación con los derechos conexos, véase LUCAS A., “ Aspectos de Derecho Internacional Privado de la protección de las obras y los objetos de derechos conexos transmitidos por las redes digitales mundiales”, disponibles en OMPI GCPIC/1, 25 nov. 1998, www.wipo.int (versión en español).
75:
Con ello quedan excluídos los países donde el titular del signo no lo explota comercialmente, aquellos donde no tiene ningún interés comercial, industrial o artesanal y aquellos donde se produce un efecto indirecto. Si lo que se quiere es un resarcimiento total del daño causado, ello obliga a interponer una demanda por cada país o territorio donde se hayan verificado los daños a los derechos sobre la marca
76:
Vid. comentarios al respecto por GINSBURG, J. (op cit. supra) y CALVO CARAVACA, A. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., en Conflictos de .... op. cit. pp. 115-116.
77:
Arts. 90-104 del Reglamento CE 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, texto disponible en www.uaipit.com
78:
Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883, revisado en varias ocasiones y cuyo texto se encuentra disponible en www.uaipit.com
79:
Véase CALVO CARAVACA, A. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Conflictos de ..., op. cit., pp.120.
80:
El Convenio de París de 1883, establece tres tipos de normas: de extranjería, materiales y de conflicto. En cuanto al tercer grupo de normas, de conflicto, no establece un sistema uniforme de Dipr, sólo resuelve aspectos concretos del régimen jurídico de protección de los derechos de propiedad industrial, mediante el establecimiento de algunas normas de conflicto basadas en el principio de Lex Loci Protectionis ( Vid. art. 2.1.II del CUP en www.uaipit.com ). Hasta hoy no ha sido posible dotar a la comunidad internacional de una legislación uniforme en esta materia.
81:
Volver al estudio sobre este tema de GINSBURG, J., en “Aspectos de Derecho Internacional Privado... op. cit. ( 74)
82:
En este contexto habrá que entender por mercado el lugar donde el agente económico ofrece sus productos y servicios en lucha con sus competidores. Si se trata de varios mercados afectados el daño debe apreciarse separadamente a la luz del Derecho que resulte aplicable, Vid. VIRGÓS SORIANO, M., El comercio internacional en...,op. cit., pp. 45-59 y 127-152.
83:
Vid. ESPINOSA CALABUIG, R., La publicidad ...op. cit., pp.143.
84:
Véase el contenido del artículo 10.4 del Código Civil en www.uaipit.com
85:
Desde la perspectiva del derecho comunitario, se ha introducido una norma controvertida a través de la Propuesta de Roma II. Con la redacción dada al artículo 8 del texto, se estructura una norma de Dipr comunitario que permite determinar la ley aplicable en los supestos de infracción de derechos de propiedad intelectual, dotándola de un carácter universal. Véase el análisis que sobre los criterios a favor y en contra de la aplicación de la lex loci protectionis comunitaria realiza LÓPEZ-TARRUELLA, A., “Lex loci protectiones communitaria: the appicable law to intellectual property rights in the proposal for a Rome II regulations” ( ejemplar cedido por el autor y pendiente de publicación), pp. 8-25.
86:
CALVO CARAVACA, A. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Conflictos de... , op. cit. pp. 122.
87:
Véase ESTEVE GONZALEZ, L., Infracciones de derechos de autor en Internet y Derecho Internacional Privado, op. cit., supra.
88:
En el Derecho español, el artículo 10.4 del Código Civil no se presenta como una norma adaptada a la realidad de Internet, presenta una laguna axiológica que debe ser completada a través de un desarrollo juidicial del Dipr. Al respecto, vid por todos CALVO CARAVACA, A. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Conflictos de ... op. cit., pp.122-136. Vid. Respecto a la necesidad de buscar criterios alternativos en materia de ley aplicable a las infracciones de derechos de autor en Internet: ESTEVE GONZALEZ, L., Infracciones de Derechos de autor..., op. cit. supra.
89:
RIESGOS: Los infractores pueden valerse del fraude para fomentar actos lesivos a través de servidores situados en países que son “paraísos legislativos” en esta materia.
90:
Vid., por todos, ESTEVE GONZALEZ, L., Infracciones de Derechos de autor en Interent, cit. supra., y CALVO CARAVACA, A. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., o.p cit. , pp.119-149
91:
BARIATTI, S., “Internet: aspects relatifs aux conflits de loi”, RDIPP, 1997, pp. 545-546.
92:
Vid. En el mismo sentido, ESTEVE GONZALEZ, L., Infracciones de Derechos de autor en Interent, op. cit. supra.; CALVO CARAVACA, A. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Conflictos de...op. cit. , pp.119-149 y CHATILLON G. (Dir), Le Droit international de l´Internet, Bruselas, Bruylant, 2002, pp.47-233.