Hoy, septiembre 16 2015, las respuestas a las cuestiones prejudiciales sobre el polémico caso "KitKat" han sido emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para aquéllos que quiere refrescar su memoria, el siguiente artículo proporcionará un resume sobre el caso.
En Julio 2010, Nestlé quiso registrar ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (IPO) la forma tridimensional de su famosa barra de "KitKat" como marca tridimensional (concretamente, la forma de los cuatro "dedos" del chocolate). El 28 de Enero 2011, Cadbury opuso a la marca y el 20 de junio 2013, el examinador de IPO rechazó la solicitud, argumentando que la forma "carecía de carácter distintivo". Esto es debido a lo siguiente:
La forma del conocido chocolate tiene tres características:
1. La forma rectangular de KitKat;
2. La presencia, posición y profundidad de las ranuras a lo largo de la barra de chocolate;
3. El número de ranuras, que determina el número de "dedos" que hay.
Desafortunadamente para Nestlé, estas características no pudieron superar el examen de registro: la primera, considerada "resultado de la naturaleza del bien", sólo pudo obtener protección para pasteles y tartas, y las otras dos características son necesarias para obtener un resultado técnico.
Esto conllevó a la denegación del registro de la marca tridimensional.
El 18 de julio 2013, Nestlé recurrió la denegación ante los tribunales del Reino Unido, los cuales optaron por suspender el procedimiento y plantear las siguientes cuestiones ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas:
1) Para demostrar que una marca ha adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de la misma con arreglo al artículo 3, apartado 3, de la Directiva [de marcas], ¿basta que el solicitante de la marca demuestre que, en la fecha pertinente, un porcentaje considerable de los sectores interesados reconoce la marca y la asocia con los productos del solicitante en el sentido de que, si debieran determinar quién comercializa los productos designados con dicha marca, identificarían al solicitante; o debe el solicitante demostrar que un porcentaje considerable de los sectores interesados se basa en dicha marca (frente a otras marcas también presentes en el mercado) para indicar la procedencia de los productos?
2) Cuando una forma está constituida por tres características esenciales, una de los cuales impuesta por la naturaleza misma del producto y las otras dos necesarias para obtener un resultado técnico, ¿ha de denegarse el registro de dicha forma con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra e), incisos i) y/o ii), de la Directiva [de marcas]?
3) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso ii), de la Directiva [de marcas] en el sentido de que excluye el registro de las formas que son necesarias para obtener un resultado técnico respecto al modo de fabricación del producto, por oposición al modo de funcionamiento?
El pasado 11 de junio 2015 el Abogado General Melchior Wathelet pronunció que bajo la Ley Europea una forma no puede ser registrada como marca si sus características son "necesarias para obtener un efecto técnico". Añadió que no es suficiente que el solicitante demuestra que el público suficiente reconoce la marca con respecto a los bienes y servicios del solicitante, sino que ha de demostrar además que únicamente la marca que pretende registrar indica el origen de los bienes o servicios en cuestión.
Aunque la opinión de Wathelet no es vinculante, el TJUE sigue la opinión del Abogado General en el 80% de los casos.
El Tribunal respondió de forma desordenada las cuestiones prejudiciales, empezando con las preguntas 2 y 3 y acabando con la primera.
La segunda pregunta
El Tribunal hizo referencia a los motivos de denegación de registro y cómo operan de forma independiente, implicando que cada uno de ellos ha de ser aplicados de forma autónoma a los otros. Añade que si alguno de los criterios enumerados es satisfecho, un signo que consiste exclusivamente en la forma de los bienes no podrá ser registrado como marca.
Aquí finaliza su respuesta a la segunda pregunta estableciendo que "procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que se opone al registro como marca de un signo compuesto por la forma de un producto cuando esta forma incluye tres características esenciales, de las que una resulta de la propia naturaleza del producto y las otras dos son necesarias para la obtención de un resultado técnico, siempre que, no obstante, al menos una de las causas de denegación del registro enunciadas en esta disposición se aplique plenamente a la forma de que se trata."
La tercera pregunta
Tras hacer unas matizaciones previas sobre la interpretación del Artículo 3(1)(e), el TJUE respondió a la tercera pregunta de la siguiente forma: "artículo 3, apartado 1, letra e), inciso ii), de la Directiva 2008/95, que permite denegar el registro de signos compuestos exclusivamente por la forma del producto necesaria para la obtención de un resultado técnico, debe interpretarse en el sentido de que se refiere únicamente al modo en que funciona el producto de que se trata y no se aplica al modo en que se fabrica."
La primera pregunta
Dando razón a la Opinión de Abogado General, el Tribunal contestó la primera pregunta estableciendo que "para obtener el registro de una marca que haya adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de ella, en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95, como parte de otra marca o en combinación con ella, el solicitante del registro debe aportar prueba de que los sectores interesados perciben el producto o el servicio que designa esta marca por sí misma, por oposición a cualquier otra marca que pueda estar también presente en el mercado, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada."
Ya recibidas las respuestas, los gigantes Nestlé y Cadbury, así como nosotros, esperemos con ansia la decisión del Tribunal del Reino Unido.
Puede ver el texto completo de la decisión aquí:
Escrito por Athena Poysky Gracia
Fuente: www.ipkat.com
Imagen extraída de la decisión
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