El pasado 12 de julio 2017, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictó su veredicto en el caso de Actavis UK Limited y otros v Eli Lilly and Company, que ha cambiado de forma significante la ley de infracción de patentes en el Reino Unido.
Eli Lilly es titular de una patente que revindica el uso de pemetrexed disodio en el proceso de elaboración de un medicamento para el tratamiento de cáncer. La otra parte, Actavis UK, buscaba obtener declaraciones de ausencia de violación de la patente por su uso propuesto en las designaciones de la patente en el Reino Unido, Francia, España e Italia. El Tribunal Superior ha considerado que ninguno de los productos de Actavis infringía la patente en el Reino Unido, Francia, España e Italia de forma directa o indirecta, y el Tribunal de Apelación estimó el recurso en base a la presencia de infracción indirecta de la patente en cada una de las relevantes jurisdicciones. Las partes fueron otorgadas la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo del Reino Unido (UKSC).
El UKSC considera que el mejor enfoque para resolver el problema de valorar la existencia de infracción es abordar dos asuntos:
El UKSC considera que el mejor enfoque para resolver el problema de valorar la existencia de infracción es abordar dos asuntos:
1. Desde una interpretación común, ¿el variante infringe alguna de las reivindicaciones de la patente?, y si no,
2. El variante, no obstante, ¿infringe debido a que varía de la invención de una manera inmaterial?
Fue concluido que si la respuesta a alguna de las preguntas fuese un sí, entonces habrá infracción; de lo contrario, no habría infracción.
El Tribunal consideró que pregunta (1) planteaba una cuestión de interpretación mientas que la pregunta (2) planteaba una cuestión que ha de ser contestada en base a los hechos y prueba pericial.
Con respecto a la pregunta (2) el UKSC sostuvo que habían tres preguntas en el caso Improver Corpn v Remington Consumer Products que servía como guía para determinar si un variante ha de caer dentro de la protección de patente, los cuales han sido utilizados de forma extensiva en el Reino Unido para analizar infracción. No obstante, estas tres preguntas fueron reformuladas para este caso en concreto, en particular la pregunta 2, según lo detallado a continuación:
1. A pesar de no encontrarse dentro del sentido literal de las reivindicaciones relevantes de la patente, ¿la variante obtiene substancialmente el mismo resultado que la invención, llevada a cabo esencialmente de la misma manera que la invención?
2. Para la persona experta en la materia, leyendo la patente en su fecha de prioridad, pero conociendo que la variante obtiene substancialmente el mismo resultado que la invención, ¿sería obvio que obtiene el mismo resultado substancialmente de la misma manera que la invención?
3. ¿El lector de la patente concluiría que el titular de la patente quiso que fuese un requisito esencial que el cumplimiento de las reivindicaciones de la patente fuesen de una manera rigurosa con respecto a su sentido literal?
Aplicando estas tres preguntas a los productos de Actavis, el Tribunal Supremo sostuvo que infringían de forma directa la patente de Lilly. Según Geoff Hussey, asociado de litigios, "esta reforma del enfoque sobre las infracciones ampliará el alcance de protección de la patentes in ciertas circunstancia pero puede que haga que sea más difícil proporcionar un análisis de infracción y tal vez menos certeza para terceras partes que intenta trabajar alrededor de una invención".
Escrito por: El equipo UAIPIT
Imagen: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eli_Lilly_and_Company.svg
Ver texto completo aquí (Inglés): https://www.uaipit.com/en/case-law-record?/716/decision-no-2017-uksc-48-of-12-july-2017-of-the-uk-supreme-court-eli-lilly-and-company-v-actavis-uk
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