Ferrari pierde los derechos sobre su marca "Testarossa"

11.11.2020

“Testarossa” marca de la que es titular Ferrari, tanto como marca internacional como marca alemana, ambas para productos de la clase 12, fueron canceladas por caducidad por el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), dado que el órgano alemán entendió que durante un período ininterrumpido de cinco años, Ferrari no había hecho un uso efectivo de esas marcas, en Alemania y Suiza.

Frente a dicha decisión Ferrari decidió apelar y se elevaron a el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales, (asuntos acumulados C‑720/18 y C‑721/18: interpretación de los artículos 12 y 13 de la Directiva 2008/95, relativos a las causas de caducidad y la caducidad parcial de una marca):

  • Primer y tercera: si puede entenderse que una marca registrada para una categoría amplia de productos pero que solo ha hecho uso para coches deportivos de lujo de elevado precio y sus piezas de recambio y accesorios, ha tenido con ello un uso efectivo para toda la categoría de productos para la que está registrada.

Respecto de ellas el Tribunal entiende que sí que ha sido objeto de un uso efectivo, “a menos que de los hechos y pruebas pertinentes se desprenda que el consumidor que desea adquirir los mismos productos los percibe como una subcategoría independiente de la categoría de productos para la que se ha registrado la marca en cuestión”.

  • Segunda: si constituye un uso efectivo de la marca la venta, por el titular de la marca, de productos de segunda mano que ya han sido comercializados por este.

A lo que el Tribunal responde que “una marca puede ser objeto de un uso efectivo por parte de su titular cuando este revende productos de segunda mano comercializados con dicha marca”.

  • Cuarta: si las prestaciones de servicios para los productos ya comercializados, aunque lo haga sin utilizar la marca, pueden considerarse uso efectivo.

Esta cuestión queda resuelta en el sentido de que “una marca es objeto de un uso efectivo por parte de su titular cuando este presta determinados servicios en relación con productos comercializados anteriormente con dicha marca, siempre que esos servicios se presten con la citada marca”.

  • Quinta: puede atenderse al Convenio de 1892 (previo al Tratado de Roma) en el que se establece que el uso de una marca registrada en ese Estado miembro en el territorio del Estado tercero que es Parte contratante de ese Convenio debe tomarse en consideración para determinar si dicha marca ha sido objeto de un uso efectivo.

Respecto a esto, el Tribunal establece que al ser tal Convenio previo al Tratado constitutivo de la CEE, hay que atender al párrafo segundo del artículo 351 del TFUE por el que “los Estados miembros tienen la obligación de… eliminar las incompatibilidades que existan entre un convenio celebrado con anterioridad a la adhesión de un Estado miembro y el Tratado FUE”. Así, el Órgano remitente (Alemania) deberá llevar a cabo una interpretación conforme al Derecho de la UE si existiese una eventual incompatibilidad. De no ser posible dicha interpretación, Alemania deberá adoptar las medidas necesarias para eliminar la incompatibilidad de ese Convenio con el Derecho de la Unión. No obstante, mientras se produce dicha eliminación, el artículo 351 TFUE, párrafo primero, le autoriza a continuar aplicando ese Convenio.

  • Sexta: si la carga de la prueba le corresponde en exclusiva al titular de la marca.

Por último, el Tribunal establece que como el titular de la marca controvertida es quien se encuentra en condiciones más favorables para aportar la prueba de actos concretos que permitan fundamentar la afirmación según la cual su marca ha sido objeto de un uso efectivo, la carga de la prueba incumbe al titular de la misma.

Para leer la sentencia completa:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232724&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11073958

 

Escrito por: Cristina García Alzina

Imagen extraída de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Fuente: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232724&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11073958


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